מסחור המצאות ומוצרים מוגני פטנט
רז אבן-הר, עו"ד*
מוצרים ומכשירים רבים מבוססים על טכנולוגיה או עיצוב, פרי המצאתם של ממציאים ומעצבים עצמאיים, החל ממוצרי צריכה ביתיים "פשוטים" (כלי עבודה, כלי מטבח, ריהוט, צעצועים וכיו"ב) ועד למכשור רפואי מתוחכם ואפליקציות לטלפון נייד. הכוונה במונח "ממציא או מעצב עצמאי" הינה לאדם יחיד, הפועל באופן עצמאי, שלא במסגרת יחסי עובד-ומעביד וזאת בשונה, מעובד (מפתח, מעצב, ממציא וכיו"ב) המועסק בארגון כלשהו ואשר עיצוב המוצר, או פיתוח טכנולוגיה חדשה, הינם חלק מעבודתו היומיומית, בגינה משלם לו מעבידו את שכרו. במאמר מוסגר נציין, לגבי אלה האחרונים, כי מערכת זכויותיהם וחובותיהם, המשפטיות והמסחריות, מול המעביד, מוסדרות הן בהסכמי העסקה (מקום בו המעביד נוהג באחריות ודואג לעריכת הסכמים כאמור) והן בחקיקה. כך, למשל, סעיף 34 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007 קובע כי: "מעביד הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה על ידי עובדו לצורך עבודתו ובמהלכה, אלא אם כן הוסכם אחרת" וסעיף 132(א) לחוק הפטנטים, תשכ"ז- 1967 קובע: "אמצאה של עובד, שהגיע אליה עקב שירותו ובתקופת שירותו (להלן — אמצאת שירות), תקום לקניין מעבידו, אם אין ביניהם הסכם אחר לעניין זה, זולת אם ויתר המעביד על האמצאה תוך ששה חדשים מיום שנמסרה לו ההודעה לפי סעיף 131".
במאמר זה, נסקור את האפשרויות העומדות בפני הממציא/המעצב העצמאי, המעוניין למסחר (כלומר, להפוך למוצר מסחרי) את העיצוב, או ההמצאה, עליהם עמל. לצורך כך, נשתמש בדמותו הדמיונית של מעצב המוצר, הלן קיקו (KIKU), אשר זכה במספר פרסי עיצוב בזכות עבודותיו המועילות והמעוצבות להפליא. אותו קיקו, עיצב לאחרונה מברשת מיוחדת לניקוי המושב האחורי ברכבים פרטיים, המשמשת לסילוק שאריות במבה, ביסלי וכיו"ב מזונות הנצרכים על-ידי פעוטות בנסיעות משפחתיות ופירוריהם מתקבעים בין כפלי הריפוד. ייחודה של המברשת, בקצרה, בסידור שערותיה המיוחד, בזכותו מצליחות השערות לחדור לכל חריץ בריפודי המושב ולחלץ כל גרגר, קטן כגדול וזאת, בתנועה חטופה אחת. ולא זו בלבד, למברשת אף מחובר מיכל קטן, אליו נאסף הלכלוך, הניתן לריקון בקלות עם סיום המלאכה. אך קיקו שלנו, לא הסתפק רק בפתרון המעשי המתואר, אלא טרח גם על עיצוב המברשת והתוצאה הינה מברשת נוחה ויעילה, בעלת מראה יוצא דופן, המנקה את מושב הרכב בקלות וביסודיות, לקורת רוחו הרבה של בעל הרכב המוטרד. מכיוון שקיקו ידידנו, אינו "חדש בעסק" וכבר מכיר את רזי ההגנה על הקניין הרוחני, הוא לא חסך גם בעניין זה והגיש, הן בקשת פטנט על המוצר החדשני (ובמיוחד, על סידור השערות הייחודי המביא לתוצאה המבוקשת) והן בקשה לרישום מדגם על העיצוב המהודר והמקורי של המוצר. לצורך הסיפור נניח, כי הן הפטנט והן המדגם כבר התקבלו ונרשמו, הן בישראל והן בארה"ב, יפן, סין ובמספר מדינות באיחוד האירופי. במאמר מוסגר נבהיר, כי, קיבול הפטנט עשוי לקחת מספר שנים. רישום העיצוב כמדגם, מאידך, אורך מספר חודשים בלבד וזאת בהנחה שאין התנגדויות של צדדים שלישיים ו/או של בוחן הפטנט או המדגם.
כעת, כשבאמתחתו של קיקו פטנט ומדגם רשומים, בהם כבר השקיע סכומי כסף לא מבוטלים, הוא שואל את עצמו כיצד יוכל להשיא את הרווח בעבור השקעתו, או במלים אחרות, מהי הדרך הטובה ביותר לשווק את המוצר ולהרוויח כמה שיותר בזמן הקצר ביותר ובמינימום מאמץ וסיכון. לצורך כך, פנה קיקו אל ידידו עורך-הדין, המתמחה בעניינים אלה וזה, פרש בפניו את האפשרויות העומדות לרשותו לצורך מסחור "המברשת האוספת" וכן את הדגשים החשובים לגבי כל אחת מן האפשרויות.
ראשית, היה על קיקו להחליט האם ברצונו להציע את הפטנט והמדגם למכירה, או שמא להעניק רישיון לשימוש והפצה שלהם (תיאורטית, עומדת בפניו אפשרות נוספת והיא, לייצר ולהפיץ את המברשת בעצמו, אך בפועל רובם המכריע של הממציאים והמעצבים העצמאיים אינם עוסקים בייצור והפצה מסבירות ברורות). ההבדל בין שתי האפשרויות הללו הינו מהותי והוא ישפיע, הן על אופי ההסכם בין הצדדים והן על מערכת היחסים העתידית ביניהם. במקרה של מכירה, תתבצע העברת בעלות בפטנט ובמדגם לידי הרוכש, בדומה להעברת בעלות ברכב יד שנייה. מרגע שהבעלות בפטנט ובמדגם תעבור לידי הרוכש, לקיקו לא תהיה עוד שליטה בהם וכן לא יהיה עליו לטפל בהם יותר (למשל, לשלם אגרות חידוש תקופתיות, לרשום שיפורים וכיו"ב). מכיוון שהבעלות כבר אינה בידי קיקו, הוא לא יוכל להפיץ את המברשת באמצעות ערוצי הפצה נוספים ולמעשה, הוא עשה בפטנט עסקה אחת ויחידה הדומה ל- EXIT. בתמורה, ישלם הרוכש לקיקו סכום מסוים בגין רכישת הקניין הרוחני. אופן התשלום יכול להיות במזומן, בתשלומים, בתמלוגים בעד מכירות עתידיות וכיו"ב. בכל מקרה, מדובר במערכת יחסים קצרה ופשוטה יחסית, לעומת הענקת רישיון. במקרה של הענקת רישיון, הבעלות בפטנט ובמדגם נותרת בידי קיקו והוא מעניק למפיץ רישיון שימוש (נצחי או מוגבל בזמן), אשר יכלול רישיון לפתח את המוצר (הדבר רלוונטי יותר במקרה של מוצר או טכנולוגיה שאינם מוגמרים ונדרשת עבודת פיתוח נוספת) ורישיון להפיץ ולמכור אותו (ללקוחות סופיים, לחנויות או למפיצים סיטונאיים, הכל בהתאם לסוג המוצר ומבנה השוק). במקרה זה, יהיה על קיקו להגיע עם המפיץ להסכמה על מספר נקודות מהותיות נוספות, אשר יבואו לידי ביטוי בהסכם הרישיון וביניהן הנקודות הבאות:
בלעדיות - האם הרישיון יהיה בלעדי או לא, כלומר - האם קיקו יוכל להפיץ את המברשת באמצעות מפיצים נוספים או שמא רק מפיץ אחד יקבל רישיון הפצה. כמו כן, ניתן להעניק בלעדיות בכל העולם או רק במדינות מסוימות. בנקודה זו, קיימת חשיבות רבה באילו מדינות רשם קיקו את המברשת כפטנט. ככל שהשקיע יותר ודאג להגנת פטנט במדינות רבות יותר, כך יעלה שוויו של הרישיון הבלעדי במדינות אלו, שכן בלא פטנט רשום במדינה מסויימת, יקשה מאד על המפיץ לאכוף את הבלעדיות שקיבל ולהילחם בחיקויים אשר בוודאי יצוצו עם הצלחת המברשת. כמובן שהמפיץ יעדיף לקבל בלעדיות גורפת לזמן רב ככל הניתן, בעוד שקיקו יעדיף כי מספר מפיצים ינסו להפיץ את המוצר במקביל וכך להגדיל את כמות המכירות המצרפית. בנקודה זו חשוב להדגיש, כי לבלעדיות יש מחיר עליו על קיקו להתעקש. כך, למשל, יוכל קיקו לדרוש כי בעד כל שנה של בלעדיות, יתחייב המפיץ הבלעדי למינימום מכירות אשר ייקבע בין הצדדים, או לסכום שנתי קבוע, וזאת על מנת להבטיח שקיקו לא יישאר בלא כלום (שכן העניק בלעדיות למפיץ אחד, אשר לא הצליח להפיץ את המברשת ובכך פגע בהכנסתו האפשרית).
התמורה - מהי התמורה בעד הרישיון וכיצד תשולם (למשל, סכום חד פעמי, דמי רישיון שנתיים, תמלוגים, או שילוב של אלה), מתי תשולם התמורה (אחת לשנה, כל חודש, כל רבעון וכו'). כמו כן, טוב יעשה קיקו אם ידאג לקבל מהמפיץ דו"חות תקופתיים המפרטים את המכירות וכך לוודא כי המפיץ אכן משלם לו את מלוא התמלוגים המגיעים לו. לצורך בדיקת אמיתות הדו"חות עצמם, קיקו אף יכול לדרוש עיון תקופתי בספרי החשבונות של המפיץ.
תחזוקת הפטנט במהלך ההסכם – על-מנת שניתן יהיה לאכוף את הפטנט במקרה של הפרה על-ידי מתחרים, יש לדאוג לתחזוקת הפטנט במהלך כל תקופת ההסכם. בסוגיה זו, יהיה על קיקו והמפיץ להסכים מי אחראי לתחזוקת הפטנט, לרבות קשר רציף עם עורכי הפטנטים, תשלום אגרות חידוש וכיו"ב. במקרה של מכירת הפטנט (להבדיל מהסכם רישיון) האחריות לטיפול בפטנט עוברת אוטומטית לידי הרוכש ואולם במקרה של רישיון, העניין יותר מורכב ודורש הסדר מפורש. במקרה של מפיץ בלעדי, עשוי המפיץ לדרוש כי הענקת הרישיון הבלעדי (או הייחודי, כהגדרת חוק הפטנטים) תירשם במרשם הפטנטים, כך שכל מי שמעיין במסמכי הפטנט, יבחין כי הוענק רישיון בלעדי על הפטנט (סעיפים 84-87 לחוק הפטנטים). אחת המשמעויות לרישום כאמור הינה, כי בעל הרישיון הבלעדי, יוכל לתבוע ישירות את מפרי הפטנט ללא צורך באישור נוסף מבעל הפטנט, כאילו הוא בעל הפטנט. יצויין כי רישום כאמור, צריך להיעשות בכל מדינה בה רשום הפטנט, בהתאם לחוקי הפטנטים של אותה מגינה.
לאחר שהחליט באם למכור או להעניק רישיון, יהיה על קיקו לבחור עם מי הוא מעוניין להתקשר בהסכם. במקרה של מכירה חד פעמית של הפטנט, ההחלטה קלה יותר ומן הסתם, יעדיף קיקו את המרבה במחיר, אם כי שיקולים נוספים, כגון מוניטין הקונה ותנאים מסוימים בהסכם המכירה, ישפיעו גם הם על ההחלטה הסופית. לעומת זאת, במקרה של הענקת רישיון, בחירת היצרן/המפיץ תהיה מורכבת יותר ועל קיקו יהיה להיות זהיר ולבחון היטב את יכולותיו של המפיץ, שכן מעתה ואילך, מימוש הפוטנציאל המסחרי של המברשת האוספת נתון כמעט כולו בידיו של המפיץ.
כפי שראינו, מצד אחד, מכירת הפטנט והמדגם והעברת הבעלות באופן מיידי, מהווה פתרון פשוט ונקי לעומת הענקת רישיון (או רישיונות) ו"ניהול" מערכת היחסים עם המפיץ לאורך שנים. מצד שני, יתכן כי דווקא הענקת רישיונות תניב לקיקו הכנסה גבוהה יותר בטווח הארוך, אם השוק יאיר לו פנים והוא יידע לעמוד על המקח מול המפיץ/ים.
מובן, שכל אחת מן האפשרויות הנ"ל תלויה גם ברצונו של הרוכש/המפיץ הפוטנציאלי וכי הממציא/מעצב לעולם אינו פועל בחלל ריק. מצד אחד, יתכן כי מספר רוכשים פוטנציאליים יתחרו על הזכות להפיץ את המוצר והממציא יוכל לתמרן ביניהם ולהשיג את התנאים הטובים ביותר. מצד שני, יתכן כי רק רוכש פוטנציאלי אחד יביע התעניינות וכי רוכש זה ינהג בקשיחות ויציב לממציא תנאים חד-צדדיים אותם ייאלץ לקבל, אלא אם יתאזר בסבלנות עד אשר יאתר רוכש אחר אשר יציע תנאים טובים יותר.
* הכותב הינו שותף במשרד עורכי הדין נוה, קנטור, אבן-הר, המתמחה במשפט מסחרי ובהקמה וליווי של חברות הי-טק. המשרד מייצג יזמים, ממציאים, חברות סטארט-אפ, חברות חממה, חברות הי-טק פרטיות וציבוריות וכן משקיעים פרטיים ומוסדיים. המשרד מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים, לרבות ייצוג בהסכמי מייסדים, הקמת חברות, הסכמי העסקה ואופציות לעובדים, הסכמי השקעה והלוואה, מיזמים משותפים, הסכמי רישיון והפצה, מיזוגים ורכישות, עסקאות נדל"ן וסיוע בפתרון סכסוכים.
מסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא סקירה כללית בלבד של נושא המאמר.
© אוקטובר 2011, כל הזכויות שמורות למחבר.
עו"ד רז אבן-הר הינו שותף במשרד עורכי הדין נוה, קנטור, אבן-הר, המתמחה במשפט מסחרי ובהקמה וליווי של חברות הי-טק. המשרד מייצג יזמים, ממציאים, חברות סטארט-אפ, חברות חממה, חברות הי-טק פרטיות וציבוריות וכן משקיעים פרטיים ומוסדיים. המשרד מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים, לרבות ייצוג בהסכמי מייסדים, הקמת חברות, הסכמי העסקה ואופציות לעובדים, הסכמי השקעה והלוואה, מיזמים משותפים, הסכמי רישיון והפצה, עסקאות מיזוגים ורכישות וסיוע בפתרון סכסוכים.
