האם אפשר להגן על אפליקציה בפטנט 

במאמר הקודם נגענו מעט בשאלה מהי המצאה, או יותר נכון לומר מהי המצאה כשירה לרישום פטנט. בין היתר הזכרנו את לשון החוק שהמצאה יכולה וצריכה להיות כל תחום טכנולוגי. אבל הקידמה המדעית והטכנולוגית לא עומדת במקום ותחומי טכנולוגיה חדשים ומגוונים מתפתחים ומעמידים את לשון החוק בבעיה: האם להכניס אותם בדלת הראשית כתחומי טכנולוגיה "לגיטימיים" להגנה לפי חוק הפטנטים. כך היה עם תוכנות מחשב שלא נחשבו כשירות לפטנט עד לפני כמה עשורים וזכו להגנה מכוח חוקי זכויות יוצרים מכיוון שהוגדרו כ"יצירות ספרותיות" באופן מוזר למדי. התפיסה היתה שקוד של תוכנה כלשהי הוא למעשה רצף של ספרות ואותיות, שהיישום שלו בחומרת מחשב לא תורם לכשירות שלו לפטנט. גישה זו עדיין תקפה אבל רק לגבי קוד התוכנה.

שיטת הביצוע המוגדרת על-ידי קוד התוכנה היא זו שכיום זכאית להגנה בפטנט ובתנאי שתקיים את יתר התנאים הנדרשים מכל המצאה (חידוש, התקדמות המצאתית, אחידות המצאתית...). הבעיות החלו כאשר המצאות המיושמות על מחשב, ובשמן היותר פופולרי 'המצאות תוכנה', החלו לגלוש לעבר החריגים בחוק הפטנטים שלא כשירים לפטנט: רעיונות מופשטים ושיטות לעשיית עסקים. חריגים אלה לא נחשבו ועדיין לא נחשבים טכנולוגיים מספיק שתינתן להם הגנת הבלעדיות לפי חוק הפטנטים. מכיוון שחוקי הפטנטים נקבעים בנפרד בכל מדינה או רשות פטנטים התפתחו גישות וכללים שונים להבחין בין המצאות תוכנה שזכאיות להגנה בפטנט להמצאות בתחום התוכנה שחורגות מכללים אלה.

בארה"ב למשל, המבחן הקובע הוא האם ניתן ליישם את התוכנה במכונה, היינו מחשב, או לחלופין האם התוכנה מבצעת טרנספורמציה של הקלט לפלט שונה. כללים ומבחנים נוספים התפתחו עם הגשת בקשות לרישום פטנט על המצאות תוכנה 'גבוליות'. באירופה הגישה הנוהגת היא שהתוכנה איננה כשירה לפטנט לכשעצמה. כלומר, התוכנה מובילה לתוצא, אפקט, טכני ממשי מעבר ליישום שלה בחומרה. לצורך זה, תפקוד המעגלים החשמליים במחשב בתגובה לפקודות התוכנה לא נחשב תוצא טכני ממשי. בישראל, הגישה הנוהגת להמצאות תוכנה עברה מספר גלגולים והתפתחויות.

כיום היא קרובה יותר לגישה האירופית שדורשת 'תוצא בעולם הממשי'  (real-world effect) שהוא מעבר ליישום התוכנה בחומרה. גם כלל זה לא סוגר סופית את הדיון בכשירות לפטנט של המצאות תוכנה וגם לו הוגדרו חריגים. כתוצאה מכך, הכשירות לפטנט של המצאות תוכנה והמצאות הקשורות לתוכנה נקבעת בכל מקרה לגופו תוך הפעלת כללים מנחים שהתפתחו בפסיקה. כך למשל, במשרד הפטנטים האירופי הידע הרלוונטי הקיים בתחום התוכנה המסוימת משמש מכשיר לקבוע אם ההמצאה היא בעלת מאפיינים טכניים כשירים לפטנט. בארה"ב ההמצאה מסווגת אם היא נופלת בגדר אחד החריגים ואחרי כן בודקים אם היא כשירה לרישום בפטנט. מורכבות הבחינה של המצאות תוכנה נובעת מהקושי לקבוע האם ניתן לייחס אופי טכני למרכיב הדומיננטי בהן.

סביר להניח שהכללים המנחים ימשיכו להתפתח בהתאם להמצאות תוכנה שממציאים ובוחני פטנטים יהיו חלוקים אם הן ראויות לרישום פטנט.