היבטי קניין רוחני בהסכמי רכישת נכסים בתעשיית ההי-טק 

היבטי קניין רוחני בהסכמי רכישת נכסים בתעשיית ההי-טק Intellectual Property Aspects in Asset Purchase Agreements in the High-Tech Industryרז אבן-הר, עו"ד*הקדמההסכם לרכישת נכסים (Asset Purchase Agreement) מהווה את אחד המודלים בעסקאות מיזוגים ורכישות (Mergers & Acquisitions) בין חברות. במודל זה, רוכשת חברה אחת ("החברה הרוכשת") את נכסיה (או חלק נבחר מנכסיה) של חברה שנייה ("החברה המוכרת"). לאחר השלמת העסקה, החברה המוכרת מתרוקנת מרובם המוחלט של נכסיה, אם כי לא בהכרח חדלה מלהתקיים, בעוד שהחברה הרוכשת ממשיכה בפיתוח ושיווק הטכנולוגיה והמוצרים אותם רכשה במסגרת העסקה, דבר אשר מקנה לה יתרונות תחרותיים בשווקי היעד. העברת הטכנולוגיה והקניין הרוחני, כמו גם מעבר עובדים מן החברה המוכרת לחברה הרוכשת, מעוררים מספר סוגיות עליהן יש לתת את הדעת במסגרת תכנון וביצוע העסקה. מאמר זה סוקר את עקרונותיהם של הסכמי רכישת נכסים הנהוגים כיום בתחום ההי-טק בשים דגש על היבטי הקניין הרוחני במסגרת עסקאות אלו.הבחנה בין עסקת רכישת מניות לעסקת רכישת נכסים ועיקרי העסקהכאמור, מהווה עסקת רכישת נכסים את אחד המודלים בתחום עסקאות רחב הקרוי, באופן כללי, "מיזוגים ורכישות" (M&A). בתחום המיזוגים והרכישות, נהוגים כיום מספר סוגי עסקאות, לרבות מיזוג אופקי, מיזוג אנכי, מיזוג משולש, משולש הפוך, הצעת רכש (בחברה ציבורית) ועוד. בעוד שברובן המכריע של העסקאות בתחום זה, מעורבת רכישת המניות של החברה המתמזגת (בין אם על-ידי החברה הרוכשת או בעלי מניותיה, ובין אם באמצעות הקמת חברה שלישית וכיו"ב), הרי שבעסקת רכישת נכסים, נרכשים נכסיה (ולא מניותיה) של החברה המוכרת. להבחנה זו יש משמעות גדולה במספר היבטים:1.       הצדדים לעסקה: ברכישת מניותיה של החברה הנרכשת, העסקה היא בין החברה הרוכשת לבעלי המניות בחברה הנרכשת, בעוד שברכישת הנכסים, ההתקשרות היא בין החברה הרוכשת לחברה המוכרת;2.       היבטי מיסוי: ברכישת המניות של החברה הנרכשת, לא יוכלו הרוכשים להכיר בפחת על "הנכסים" שרכשו (המניות), בעוד שברכישת נכסים, ניתן להכיר בפחת על נכסים משמעותיים (למשל, מוניטין, רכוש שוטף ורכוש קבוע שהם ברי הפחתה וכו'). כמו כן, ברכישת מניות של חברה מפסידה, ניתן במקרים מסוימים, לקזז את ההפסדים מהכנסות עתידיות של החברה הרוכשת. מבחינת בעלי המניות המוכרים, נטל המס בעסקת מכירת נכסים עשוי להיות גבוה יותר מאשר במכירת מניות (במכירת מניות, ימוסו המוכרים במס רווח הון של 20-25% בלבד על הרווח הריאלי, בעוד שבמכירת נכסים, תמוסה ראשית החברה בגין מכירת נכסיה ולאחר מכן, בחלוקת הרווחים, ימוסה כל בעל מניות בגין הדיבידנד שמשך);3.       העברת הנכסים: בעוד שבעסקה לרכישת מניות, מועברים אוטומאטית, כל נכסיה והתחייבויותיה של החברה הנרכשת לידי בעל המניות החדש, הרי שבעסקת רכישת נכסים, רשאית החברה הרוכשת (בהסכמת המוכרת) לברור את הנכסים וההתחייבויות אשר יועברו לידיה וזאת, לאחר ביצוע בדיקת נאותות מדוקדקת (Due Diligence) של נכסיה והתחייבויותיה של המוכרת.4.       מעבר עובדים: ברכישת מניות, אין מבחינת עובדי החברה הנרכשת כל שינוי, כביכול, שכן המעביד (החברה הנרכשת) נותר כשהיה ורק בעלי המניות בו משתנים (ברור, עם זאת, שבעקבות המיזוג יתכנו שינויים מבניים ולעתים אף פיטורי התייעלות, אך המעביד והסכמי ההעסקה נותרים בעינם). בעסקת רכישת נכסים, לעומת זאת, סוגיית העובדים מורכבת יותר ומצריכה, כחלק מהשלמת העסקה, פיטורי עובדים מהחברה המוכרת והעסקת חלקם, או כולם, על-ידי החברה הרוכשת והכל, תוך הסדרה מהירה של זכויות עובדים, כגון פיצויי פיטורים, קרנות פנסיה, אופציות וכד';5.       מורכבות העסקה: כעולה מן האמור לעיל, עסקה לרכישת נכסים הינה, על-פי-רוב, עסקה מורכבת יותר לתכנון ולביצוע, אם כי עשויה להיות כדאית יותר עבור החברה הרוכשת, אשר תרכוש רק את הנכסים וההתחייבויות הנבחרים ותימנע, על-ידי כך, מהקשיים הכרוכים ברכישת "נכסים מכבידים", לרבות סכסוכים משפטיים (קיימים או פוטנציאליים), הסכמים חסרי כדאיות כלכלית, ניגודי עניינים עם לקוחות או עם ספקים וכו'.לאחר הבעת עניין הדדית בין הרוכשת למוכרת (וחתימה על הסכם סודיות - NDA), תתבסס העסקה על השלבים העיקריים הבאים:-          מו"מ על מזכר עקרונות (Term Sheet), אשר יכלול גם הערכת שוויים של הנכסים הנרכשים;-          ביצוע בדיקת נאותות (Due Diligence) של נכסי המוכרת על-ידי הרוכשת ויועציה;-          מו"מ על הסכם הרכישה וחתימה;-          סגירת העסקה (Closing) - לאחר השלמת כל הפעולות והאישורים הנדרשים.המרכיב המסחרי החשוב ביותר בעסקה לרכישת נכסים, הוא רשימת הנכסים הנרכשים, אשר יועברו מידי המוכרת לידי הרוכשת (Purchased Assets). רשימה זו כוללת נכסים ממספר סוגים, ובכלל זה מזומנים וניירות ערך שבידי המוכרת, הסכמים עם לקוחות, הסכמים עם ספקים, הסכמים עם קבלני משנה ויועצים וכן קניין רוחני על כל סוגיו (פטנטים ובקשות פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, תוכניות פיתוח, שרטוטים, סודות מסחריים וכיו"ב). מכל סוגי הנכסים, החשוב ביותר בחברות הי-טק, אשר משליך גם על הנכסים האחרים, הינו הקניין הרוחני.היבטי קניין רוחני בעסקאות רכישת נכסים בתחום ההי-טקלהבדיל מחברות בעלות נכסים מוחשיים (כגון נדל"ן, מלאי מוצרים, מכונות, חלקים וכיו"ב), הרי שבחברות הי-טק, עיקר הנכסים מורכבים מטכנולוגיה ו/או ידע (Know-How) אשר פותחו (או נמצאים בתהליכי פיתוח) ונצברו על-ידי החברה. רוב חברות ההי-טק כבר הבינו כי חיוני להשקיע ברישום והגנה על הקניין הרוחני שברשותן, אם באמצעות רישום פטנטים וסימני מסחר ואם באמצעות שמירה קפדנית על סודות מסחריים (Trade Secrets) וזכויות יוצרים (Copyright) וניהול ותיעוד מדוקדק של מאמצי ותוצרי הפיתוח.לתיעוד והגנה שיטתית על קניין רוחני ישנם שלושה תפקידים עיקריים - הראשון והחשוב, הינו, כמובן, לשמור על זכויותיה של החברה ולאכוף אותן במקרים של הפרה; השני, הינו "הצפת הערך" של החברה. כבר הוכח, כי שוויין של חברות אשר השכילו לרשום פטנטים ולהציג קניין רוחני מסודר, עולה על שוויין של חברות דומות אשר לא עשו כן וזאת מאחר ורוב נכסיה של חברת ההי-טק הינם, כאמור, נכסים בלתי מוחשיים. התפקיד השלישי של התיעוד וההגנה על הזכויות הינו, לסייע לצדדים המתקשרים בסוג זה של עסקה לתכנן ולהוציא אותה אל הפועל באופן המהיר והיעיל ביותר. עסקת רכישת נכסים תהיה פשוטה יותר לביצוע, אם רשימת הנכסים הבלתי-מוחשיים של החברה המוכרת תהיה רשימה סדורה ומאורגנת, כך שלשני הצדדים ברור מה נמכר ועובר לידי החברה הרוכשת. לעומת זאת, כאשר אין בידי המוכרת להציג בפני הרוכשת רשימת נכסים בלתי-מוחשיים ברורה, עלולה העסקה כולה להתעכב עד אשר תקבל הרוכשת תמונה ברורה באשר לזכויות אותן היא רוכשת. לעתים, יכול עיכוב זה (ו/או תוצאות הבדיקה עצמה) לשבש את העסקה ואף להביא לכישלונה המוחלט.לצורך הערכת הקניין הרוחני הנרכש והיכולת להעבירו לבעלות הרוכשת, חשוב לבחון את הסוגיות הבאות: 1.       רשימת הזכויות הרשומות והאפשרות להעבירן: על הרוכשת לקבל רשימה מפורטת של הקניין הרוחני הרשום של המוכרת. הכוונה לפטנטים רשומים, בקשות פטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר וכן זכויות יוצרים הניתנות לרישום בארה"ב. לגבי אמצאות ו/או סימני מסחר עליהם לא הוגשו בקשות לרישום, יש לברר מדוע לא נרשמו והאם עדיין ניתן להגיש בגינם בקשות לרישום, וזאת בכפוף לחוק הרלוונטי (למשל, אמצאה שפורסמה ברבים בטרם הוגשה עליה בקשה לפטנט, לא תהיה עוד, בדרך כלל, כשירת פטנט). כמו כן, יש לבחון האם קיימות מגבלות כלשהן על העברת הנכסים הרשומים (למשל, הגבלה על-פי הסכם עם צד שלישי).   2.       רשימת הזכויות הלא רשומות: פירוט הקניין הרוחני הלא-רשום (כלומר, מה שאינו כלול בסעיף 1 לעיל), הינו מסובך יותר. הכוונה כאן היא, הן לתוצרי פיתוח ברורים, כגון קוד מקור  (Source Code) וקוד יעד (Object Code) של מוצרי החברה המוכרת, והן לכל אותו ידע (Know-How) המוטמע במוצרי החברה, אך אינו ניתן לרישום באופן נפרד ומובחן (למשל, שיטות עבודה ותיכנות מיוחדות, אלגוריתמים אשר לא נרשמו כפטנט וכו'). בדרך-כלל, מסווג מידע זה כסודות מסחריים של המוכרת ובמקרים רבים הבנתו והעברתו לרוכשת תהיינה חשובות יותר אף מהעברת הזכויות הרשומות. בשל "ערטילאיותו" ו"חמקמקותו" של ה- Know-How, יקשה מאד להעבירו בצורה מוצלחת ללא העברת העובדים כמפורט בהמשך המאמר. 3.       הסכמי רישיון ללקוחות: כאשר החברה המוכרת התקשרה בהסכמים מסחריים לרישוי הטכנולוגיה שלה, יש חשיבות גדולה להעברתם של הסכמים אלה לידי הרוכשת וליכולתה של הרוכשת להיכנס בנעלי המוכרת ולהמשיך וליהנות מפירות הסכמים אלה. על הרוכשת לבחון את ההסכמים הללו ולהתנות את סגירת העסקה בהמחאתם המסודרת לזכותה, דבר אשר מצריך לעתים את אישורם המוקדם של הלקוחות. ברור כי סירובם של לקוחות להמשיך ולקיים את ההסכמים עם החברה הרוכשת, עלול לפגוע בכדאיות העסקה מבחינת הרוכשת. לעתים, יהיה זה אינטרס הרוכשת דווקא לבטל הסכמים מסוימים (למשל, אם ללקוח קיים וחשוב של הרוכשת ניתנה בלעדיות באזור בו פועל הלקוח של המוכרת) ובמקרה כזה, תהיה חשיבות דווקא ליכולת לסיים את ההסכם ללא עלויות חריגות.  4.       רישיונות מספקים: כאמור לגבי הסכמי רישיון עם לקוחות, גם את הסכמי הרישיון של החברה עם ספקיה יש לבחון בעין דומה. רישיון שקיבלה החברה המוכרת מצד שלישי לצורך פיתוח המוצר, בין אם בתשלום ובין אם ללא תשלום (במקרה של קוד פתוח, למשל), עשוי להיות קריטי להמשך הפיתוח והשיווק ויתכן כי על-פי תנאי הרישיון לא ניתן להעבירו לרוכשת, או כי ניתן להעבירו רק בתנאים מסוימים, אותם יש לבחון. 5.       הסכמי פיתוח עם קבלני משנה: חברות הי-טק רבות משתמשות בשירותיהם של קבלני משנה לצורך פיתוח מוצריהן (או מרכיבים מתוכם). במקרים אלה, יש חשיבות רבה, מבחינת הרוכשת, לוודא כי בהסכם הפיתוח עם קבלן המשנה, אכן נקבע כי כל זכויות הקניין הרוחני אשר צמחו במהלך הפיתוח על-ידו, הועברו לזכות החברה המוכרת. במידה שהדבר לא נעשה, יש לחייב את המוכרת לדאוג רטרואקטיבית להעברת הקניין הרוחני לרשותה, כתנאי להשלמת העסקה. כמו כן, במידה שקבלן המשנה הינו חיוני להמשך הפיתוח מבחינתה של הרוכשת, יש לוודא כי הקבלן יכול ומעוניין להסב את הסכם הפיתוח לזכותה של הרוכשת ולהמשיך בעבודתו. 6.       הסכמי העסקה: על הרוכשת לוודא כי הסכמי ההעסקה של המוכרת עם עובדיה, כוללים תנאים ברורים לגבי העברת כל הקניין הרוחני הנובע מעבודתם בחברה לרשות החברה וכן כי קיימים תנאים ברורים לגבי אי-תחרות ושמירה על סודותיה המסחריים של המוכרת. גם כאן, במידה שהדבר לא נעשה, יש לחייב את המוכרת לדאוג לכך באופן רטרואקטיבי, כתנאי להשלמת העסקה. 7.       אפשרות המשך העסקתם של עובדי מפתח (Key Employees): אחד "הנכסים" החשובים ביותר של חברות ההי-טק, הוא כוח האדם שלהן. כאמור, קיים ידע (Know-How) רב (טכנולוגי, שיווקי ותפעולי), אשר אינו ניתן בהכרח להגדרה מדויקת ומצוי בידי העובדים המנוסים של החברה המוכרת. על-כן, העסקתם של עובדים מסוימים, המכונים "עובדי מפתח" (Key Employees), על-ידי הרוכשת, הינה חיונית ביותר להעברת הידע באופן יעיל ושלם מן המוכרת אל הרוכשת. בעסקת רכישת נכסים, יפוטרו העובדים על-ידי המוכרת ויחתמו על הסכמי העסקה חדשים עם הרוכשת. לעתים, העסקתם על-ידי הרוכשת תהיה תוך שמירה על הותק והזכויות שצברו במוכרת (ואז לא ישולמו להם כספים כגון פיצויי פיטורים) ולעתים, נערך עם העובדים גמר חשבון והם מתחילים לעבוד ברוכשת ללא כל ותק צבור, לאחר ששולמו להם כל זכויותיהם על-ידי המוכרת. מכיוון שלא ניתן לחייב עובד לעבוד עבור הרוכשת ומכיוון שעובדי מפתח מסוימים הינם חיוניים ביותר להצלחת העסקה, מציעה לעתים הרוכשת תנאי העסקה טובים יותר מהתנאים להם זכו עובדים אלה במוכרת ובתמורה, דורשת מהם הרוכשת התחייבות לתקופת העסקה מינימאלית, בה יטמיעו ברוכשת את הידע שצברו במהלך עבודתם במוכרת.8.       מצגי המוכרת (Seller's Representations): על החברה המוכרת להתחייב כלפי הרוכשת, כי הקניין הרוחני המועבר במסגרת העסקה אינו מפר קניין רוחני של צדדים שלישיים וכי הוא חופשי מכל שיעבוד, חוב או מגבלת שימוש אחרת. כמו כן, תתחייב המוכרת כי כל קניין רוחני שהינו בר-הגנה ורישום (לדוגמה, פטנט על אמצאה), אכן נרשם (או, לפחות, הוגשה בגינו בקשה לרישום) וכי המוכרת תעשה כל שצריך לעשות לצורך השלמת הרישום והעברת הזכויות לידי הרוכשת.9.       שיפוי (Indemnification): על החברה הרוכשת לדרוש שיפוי במקרה של הפרת המצגים שנתנה המוכרת כאמור לעיל. מכיוון שבמקרים רבים מדובר בסכומי שיפוי גבוהים (הנגזרים מסכום העסקה), תדרוש הרוכשת כי חלק נכבד מן התמורה למוכרת יישמר בנאמנות ע"י צד שלישי (Escrow), להבטחת יכולת השיפוי של המוכרת במקרה הצורך וזאת לתקופה ממושכת, עד אשר הסבירות למקרי שיפוי תהיה נמוכה ביותר (1-3 שנים מהשלמת העסקה).סיכוםהסכמי רכישת נכסים (Asset Purchase Agreements) מהווים את אחד המודלים בעסקאות מיזוגים ורכישות ונפוצים בין חברות בתחום ההי-טק ממספר סיבות. במסגרת עסקאות מסוג זה, על הצדדים להגדיר במדויק את הנכסים הנרכשים ובפרט את הקניין הרוחני המועבר מן החברה המוכרת לחברה הרוכשת. לצורך כך, יש לתת את הדעת לכל אותם היבטים המפורטים במאמר זה, אשר לכל אחד מהם חשיבות רבה בהצלחת העסקה והטמעת הנכסים הנרכשים בחברה הרוכשת. *  הכותב הינו שותף במשרד עורכי הדין נוה, קנטור, אבן-הר, המתמחה במשפט מסחרי ובהקמה וליווי של חברות הי-טק. המשרד מייצג יזמים, חברות סטארט-אפ, חברות חממה, חברות הי-טק פרטיות וציבוריות וכן משקיעים פרטיים ומוסדיים. המשרד מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים, לרבות ייצוג בהסכמי מייסדים, הקמת חברות, הסכמי העסקה ואופציות לעובדים, הסכמי השקעה והלוואה, מיזמים משותפים, הסכמי רישיון והפצה וכן עסקאות מיזוגים ורכישות.מסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא סקירה כללית בלבד של נושא המאמר.©  2008, כל הזכויות שמורות למחבר המאמר.