עסקאות בקניין רוחני בתקופות משבר כלכלי 

עסקאות בקניין רוחני בתקופות משבר כלכלי

רז אבן-הר, עו"ד*

הקדמה

המשבר הכלכלי הפוקד בימים אלה את השווקים הבינלאומיים והירידה בצריכה הפרטית ובעסקאות המסחריות, משפיעים רבות גם על חברות הטכנולוגיה. חברות אלו, המתאפיינות בפיתוח טכנולוגי והשקעה לטווח הארוך ובעיקר הקטנות שבהן (הסטרט-אפים), חשופות לפגעי המיתון באופן משמעותי וככל שזה מתמשך, סיכוייהן של חברות אלו לשרוד, הולך ופוחת. הסיבה לכך הינה, כי חברה טכנולוגית צעירה שוקדת בשנותיה הראשונות על פיתוח אינטנסיבי של המוצר ולמטרה זו, מקדישה החברה את עיקר משאביה. מכיוון שלחברה מסוג זה אין, בדרך-כלל, הכנסות ממכירות בשנותיה הראשונות, מתבססים משאביה הכלכליים על משקיעים פרטיים או מוסדיים, אשר בעצמם מושפעים מן המשבר הכלכלי. בחברות צעירות רבות, עוצרים המשקיעים את המימון ומכאן ועד הסוף המר (הפסקת פעילות, פיטורי עובדים ופירוק החברה), הדרך קצרה. ואולם במקרים רבים, מספיקות חברות סטרט-אפ, ובוודאי שחברות בוגרות יותר, לצבור נכסים לא מוחשיים, הידועים גם כקניין רוחני, בתקופת הפיתוח אשר קדמה למשבר הכלכלי. נכסים אלה, כפי שיוסבר במאמר זה, הינם, לעתים, בעלי ערך רב ובזכותם, עשויה החברה לצלוח את תקופת המשבר, או, לכל הפחות, להשיב חלק מן ההשקעות שנעשו בחברה עד לפירוקה.

למותר לציין, כי צרותיה של חברה טכנולוגית אחת, מהוות הזדמנות עבור חברה טכנולוגית אחרת, אשר עבורה הקניין הרוחני של החברה שבקשיים עשוי להיות אטרקטיבי ובתקופת המשבר, תוכל להשיגו בערכים נמוכים בהרבה.

סוגי הקניין הרוחני המוצע למכירה

לחברה טכנולוגית עשויים להיות מספר סוגים של קניין רוחני, או נכסים בלתי מוחשיים, אותם תוכל החברה למכור בעת משבר. לכל נכס כאמור המאפיינים המיוחדים לו, אשר מהם גם ייגזרו מאפייני עסקת המכירה והדגשים הייחודיים לה. להלן נדון בנכסים אלה.

• 1. פטנטים ובקשות פטנט - הפטנט הינו בהחלט נושא הדגל של תחום מכירת הקניין הרוחני. הפטנט הינו נכס רשום והמעיין במסמכי הפטנט יוכל, באמצעות סיוע של מומחים, להעריך את הנכס ואת שוויו. ממסמכי הפטנט יוכל הרוכש להבין את היקף הנכס המוצע למכירה (תקופת ההגנה, הטריטוריה, היקף ההגנה, תביעות הפטנט אל מול פרסומים קודמים וכיו"ב) ואת מידת הערך שיוכל להפיק ממנו עם רכישתו. במאמר קודם ("הסכמי רישוי פטנטים בתחום הטלקומוניקציה") דנו בהרחבה במאפייניו של הפטנט ובסוגיות החשובות לבדיקה בהסכמי רישוי פטנטים, סוגיות אשר רלוונטיות, ברובן, אף למכירת פטנטים. נדגיש, כי שוויו של הפטנט הינו, פעמים רבות, סובייקטיבי לרוכש ולצרכיו, הכל בהתאם לגודל השוק, מבנהו ועוצמת המתחרים הפועלים בו. בנוסף לבדיקת מסמכי הפטנט עצמו, על הרוכש לבדוק את המצב המשפטי של הפטנטים ובכלל זה לבדוק באם הם משועבדים, או שמא ניתנו על-פיהם רישיונות לצדדים שלישיים וכיו"ב. מובן כי לכל אחד מעניינים אלה, השפעה על ערך הפטנט והיכולת ליהנות ממנו לאחר הרכישה. כמו כן, על הרוכש להבטיח כי המוכר (ועובדיו) ישתפו עימו פעולה בעתיד ויסייעו לו באכיפת הפטנט (למשל, בעדות הממציא בבית משפט), או בהמשך רישומו (במקרה שמדובר ברכישה של בקשת פטנט והממציא נדרש להסביר עניינים טכנולוגיים לבוחן הפטנטים). לבסוף, ראוי להזכיר את חשיבותה של העברת הבעלות בפטנט באופן מסודר ושלם. העברת הפטנט צריכה להיעשות בכתב ובהסכם מקצועי ויש להגיש מסמך העברת בעלות חתום לרשם הפטנטים הרלוונטי, שכן ללא רישום ההעברה, לא יהיה לה תוקף כלפי צדדים שלישיים.
• 2. סימני מסחר ושמות מתחם של אתרי אינטרנט - מאפייני ההעברה של סימני מסחר ושמות מתחם של אתרי אינטרנט דומים, בעיקרם, לאלה של הפטנט, בהיותם נכסים רשומים וברורים, אשר הרוכש יכול להעריכם על-סמך היכרותו הן את הנכס והן את השוק הרלוונטי. סימני מסחר ושמות מתחם, אשר רכשו מוניטין בשוק הרלוונטי, עשויים להיות שווים הון עתק, אף אם נרשמו מאוחר יחסית (לדוגמא, סימני המסחר ושמות המתחם youtube, facebook, google ודומיהם) והרוכש אותם יוכל ליהנות, מיד, ממאגר משתמשים וממוניטין עצומים. כאמור לגבי פטנט, גם העברה של סימני מסחר ושמות מתחם של אתרי אינטרנט יש להסדיר בהסכם בכתב ולדאוג לרישום העברת הבעלות ברשם הרלוונטי.
• 3. קוד תוכנה - חברות צעירות רבות, הנקלעות לקשיים בתקופות משבר, הספיקו כבר לפתח מוצר אחד או יותר, לעתים עד לשלב ביניים (alpha/beta version) ולעתים אף לכדי מוצר סופי (commercial version). במקרים אלה, מחזיקה החברה בקוד התוכנה (הן בקוד המקור - source code והן בקוד היעד - object code) והעברתם לידי הרוכש עשויה לחסוך לו שנות פיתוח וממון רב. לעתים, משולבות בתוכנה המצאות מוגנות בפטנט ובמקרים אלה, חייב הרוכש לרכוש מן המוכר גם את הפטנטים הרלוונטיים, אשר בלעדיהם יוכל רוכש אחר למנוע ממנו מלהשתמש בתוכנה שרכש. סוגיה חשובה בעניין מכירת קוד תוכנה במצבי משבר הינה, סוגיית ה- escrow, קרי הפקדת קוד המקור בידי צד שלישי. במקרים מסוימים דורשים לקוחות, הרוכשים רישיונות שימוש בתוכנות מחשב, כי קוד המקור של התוכנה יופקד בידי נאמן אשר יעביר אותו לידי הלקוח במקרים מסוימים בהם בעל התוכנה אינו מסוגל עוד להעניק ללקוח שירות (למשל, במצבים של הפסקת פעילות, הפסקת תמיכה בגרסה שבידי הלקוח וכיו"ב). במקרים אלה, מבקש הלקוח להיות בטוח כי יוכל לקבל לידיו את קוד המקור ולהמשיך לתמוך בתוכנה ללא צורך בסיוע מבעל התוכנה (אשר אינו מתפקד יותר, למעשה). מכיוון שפירוק החברה (או הפסקת פעילותה) מהווים מצבים בהם, על-פי הסכם הנאמנות, מועבר קוד המקור מידי הנאמן ללקוח, על רוכש התוכנה להקפיד ולבקש לדעת האם התוכנה אותה הוא מבקש לרכוש, אכן מצויה ב- escrow, שכן שחרור התוכנה לידי צד שלישי עשוי להשפיע על מידת ערכו של הנכס לרוכש.
• 4. סודות מסחריים - על קצה המזלג, סוד מסחרי (trade secret) הינו מידע עסקי סודי, שאינו ניתן לגילוי בקלות, אשר מקנה לבעליו יתרון עסקי על-פני מתחריו ואשר בעליו נוקט באמצעים סבירים לשמור על סודיותו. נוסחאות סודיות (אשר אינן רשומות כפטנט), תוכניות פיתוח ושיטות עבודה (know-how), הינן דוגמאות לסודות מסחריים. להבדיל מפטנטים, סימני מסחר ושמות מתחם, סודות מסחריים אינם זכויות הרשומות במרשם ממשלתי מסודר ועל-כן, יש להקפיד ביותר בבדיקת "הנכס" ובהעברת מלוא המידע הדרוש לצורך המשך ביצוע העבודה על-ידי הרוכש. לעתים, קשור הסוד המסחרי במיומנות המצויה בידי עובד, או קבוצת עובדים מסוימים, של המוכר. במצבים אלה, על הרוכש לשקול ברצינות את העסקתם של עובדים אלה בעצמו, הן על-מנת להמשיך ולנצל את הידע והניסיון המצוי בידיהם והן על-מנת למנוע מצב בו הם מועסקים, לאחר פיטוריהם מהחברה המוכרת החדלה לפעול, בחברה מתחרה.
• 5. זכויות יוצרים - בכל הקשור לחברות טכנולוגיה, זכויות היוצרים יחולו על קוד תוכנה, עיצובים, שרטוטים, פרסומות, חומרים שיווקיים ותכנים למיניהם, לרבות של אתרי אינטרנט. זכויות יוצרים אינן רשומות במרשם ממשלתי (למעט בארה"ב), אך העברתן דורשת מסמך בכתב וגם כאן, יש להקפיד על הגדרה מדויקת של הזכויות המועברות, כך שהרוכש יוכל ליהנות מהן במלואן וללא הפרעה.

איתור המוכר או הקונה

אחד האתגרים הראשונים העומדים בפני חברה המעוניינת למכור את הקניין הרוחני אשר בבעלותה (כמו גם בפני חברה המעוניינת לנצל את המשבר ולרכוש בזול נכסים שכאלה), הינו איתור הרוכש (או המוכר, לפי העניין). מבחינת המוכר, מדובר באתגר לא פשוט, שכן עליו לפעול בלחץ זמן, כאשר חרב הפסקת הפעילות כבר מתהפכת מעל ראשו. מבחינת הקונה, עליו להזדרז בטרם ישיגו אותו מתחריו וישימו ידיהם על ה"אוצר".

קיימות מספר אפשרויות לאיתור קניין רוחני העומד למכירה, או לאיתור רוכשים פוטנציאליים:

• 1. באפשרות המוכר לפנות לחברות הפועלות בשוק, אותן הוא מכיר משנות פעילותו. בתחומים מסוימים פועלים מאגרי פטנטים (Patent Pools) המרכזים רשימות של חברות בעלות פטנטים, אשר עשויות להתעניין בפטנטים נוספים בתחום פעילותן.
• 2. כונסי נכסים, מפרקים ונאמנים, המתמנים על-ידי בתי המשפט, או על-ידי החברות עצמן ופועלים להבראת החברה או לפירוקה, מציעים את נכסי החברה, לרבות הקניין הרוחני, לכל המרבה במחיר. לעתים, מפרסמים גורמים אלה את דבר המכירה בתקשורת הכתובה ולעתים פונים ביוזמתם לגורמים רלוונטיים הפועלים בשוק.
• 3. כמו בכל שוק, גם בשוק מכירת הקניין הרוחני, פועלים מתווכים וחברות מסחור המתמחים באיתור של מוכרים וקונים ומסייעים בביצוע העסקה והעברת הבעלות.

עקרונות מסחריים ומשפטיים במכירת הקניין הרוחני

העקרונות לפיהם עורכים עסקאות בקניין רוחני בתקופת משבר, שונים במהותם מן העקרונות בתקופות שפע. בעיקר נכונים הדברים לשתי סוגיות מרכזיות בעסקאות אלו - התמורה והאחריות (warranty).

לעניין התמורה, ברור כי בתקופות משבר יימכרו הנכסים, לרוב, במחירי חיסול, בהשוואה לתקופות שפע, בהן אין כל איום על החברה המוכרת והנכסים נהנים משווי גבוה בהרבה.

לעניין האחריות, ראוי להזכיר כי בתקופות משבר, החברה המוכרת תחדל, לרוב, להתקיים בתוך זמן קצר לאחר מכירת הנכסים ולרוכש לא יהיה אל מי לפנות בכל אותם מקרים בהם נהוג בסוג זה של עסקאות לפנות למוכר, לאחר המכירה, בתביעות ובדרישות (למשל, אם מתעוררות תקלות בנכסים הנרכשים, או באם מוגשות כנגד הרוכש תביעות של צדדים שלישיים וכיו"ב). מסיבה זו, ימכרו לרוב הנכסים במצבם הנוכחי (as is) ועל הרוכש תוטל אחריות מוגברת לבדוק את הנכסים בטרם יחליט לרוכשם. לכן, גם פוחת הטעם לדרוש בהסכמי המכירה קיומם של סעיפי שיפוי, מצגי המוכר, תחולת האחריות ותקופתה וכיו"ב תנאים אשר ברור, כי בתוך זמן קצר, לא יהיה מי שיעמוד מאחוריהם. בתמורה להיעדר האחריות ייהנה, כאמור, הרוכש ממחירים טובים יותר.

סיכום

כפי שתיארנו, גורם המשבר הכלכלי הנוכחי להתעוררות בשוק מכירת הקניין הרוחני בקרב חברות הטכנולוגיה. בעוד שחברות טכנולוגיה רבות נאלצות להפסיק את פעילותן, עקב הפסקת מימון המשקיעים והיעדר לקוחות, הרי שבידי חברות מבוססות יותר ליהנות מן המצב ולרכוש קניין רוחני במחירים אטרקטיביים ובכך לחסוך שנות פיתוח ולגבור על מתחרים. כפי שהסברנו, ראוי כי רוכש הקניין הרוחני יקפיד ויבדוק ביסודיות את הנכסים אותם הוא מתעתד לרכוש וכן חייב הוא להקפיד לערוך הסכמים מקצועיים בכתב ולדאוג לרישום העברת הנכסים במרשמים הרלוונטיים. 

* הכותב הינו שותף במשרד עורכי הדין נוה, קנטור, אבן-הר, המתמחה במשפט מסחרי ובהקמה וליווי של חברות הי-טק. המשרד מייצג יזמים, חברות סטארט-אפ, חברות חממה, חברות הי-טק פרטיות וציבוריות וכן משקיעים פרטיים ומוסדיים. המשרד מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים, לרבות ייצוג בהסכמי מייסדים, הקמת חברות, הסכמי העסקה ואופציות לעובדים, הסכמי השקעה והלוואה, מיזמים משותפים, הסכמי רישיון והפצה וכן עסקאות מיזוגים ורכישות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא סקירה כללית בלבד של נושא המאמר.

©  2008, כל הזכויות שמורות למחבר המאמר.