הדוקטרינה של הפרה תורמת בפטנטים 

לפני פסק הדין בעניין רב בריח (ע"א 1636/98 רב בריח בע"מ נ' בית מסחר לאביזרי רכב חבשוש) (להלן: עניין "רב בריח"), השאלה האם ניתן למצוא לדוקטרינת ההפרה התורמת בסיס במשפט הישראלי, קיבלה  תשובות סותרות בפסיקה הישראלית. למשל באמרת אגב של השופט מני בעניין פאגלין (ע"א 148/64 בוליסלב הוכמן תרמאויל בע"מ נ' גרשון פאגלין ובניו, פ"ד יח(3) 640, 644) נשללה תחולת הדוקטרינה במשפט הישראלי. שנים רבות מאוחר יותר, בפסק הדין המחוזי בת.א. 505/94 רגבה נ' צחורי (להלן: עניין "צחורי") סבר השופט גורן (כתוארו דאז) כי ניתן לגזור את הדוקטרינה משילוב סעיפים 1 ו- 49 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (כנוסחו לפני תיקון שנת 98', אז "ניצול אמצאה" כלל גם "הפקת הנאה בדרך אחרת"). קונסטרוקציה זו נדחתה ע"י השופט מצא בערעור צחורי לבית המשפט העליון. 

בשני המקרים, רב בריח וצחורי, נזכרה אפשרות חיובן של הנתבעות לפי סעיף 12 לפקודת הנזיקין. כידוע, אחריותם של מעוולים במשותף מתגבשת כאשר המזיקים פועלים בזהות אינטרסים ובתיאום. מכאן שרק אם ניתן לראות במפר התורם (מוכר, משווק, יצרן וכו') שותף למעשה ההפרה הישירה, ניתן יהיה להטיל עליו אחריות בגינה. במקרים של תרומה להפרה ישירה של פטנט, קונסטרוקציה של מעוולים במשותף לא תספק מענה משפטי הולם.

על כל פנים, בעניין רב בריח, הכיר השופט (כתוארו דאז) אנגלרד באחריות הנתבע כמי שתרם להפרה ישירה של האמצאה המוגנת באמצעות פטנט.

א.      כשל אכיפה - במקרים של שימוש צרכני פרטי מבחינה פרקטית קשה לאכוף את זכויות בעל הפטנט כלפי המשתמשים (בין אם משום שמדובר במספר רב של צרכנים אשר ייתכן כי השימוש על ידם נכנס אל גדרי ההגנה של שימוש פרטי הוגן, ובין אם בשל הקושי הראייתי בהוכחת הפרה בפועל על ידם). יתר על כן, כאשר קיימים מפרים רבים תביעה פרטנית שלהם לא תניב תועלת כלכלית לבעל הפטנט, שכן, הנזק שגורם כל אחד מהמשתמשים הוא זניח, מה גם שהצרכן הפרטי, אינו גורם בעל "כיס עמוק" וככזה אף אינו המונע היעיל של ההפרה.

ב.      צירוף נתבעים (הדרישה לצירןף המפר הישיר בתביעה נגד המפר התורם) - בעניין רגבה, בעלת הפטנט נמנעה מלתבוע מי ממתקיני הכיורים (שגרמו להפרה ישירה של הפטנט), ותבעה את המשווקת בלבד. הש' מצא הותיר ללא מענה את השאלה האם קמה לבעל הפטנט זכות לתבוע את מי שתרם להפרה מבלי לתבוע את מי שהפר ישירות את הפטנט. הדרישה לצירוף המפר הישיר לתביעת המפר התורם, למעשה גוזרת את הדין המהותי מכללי סדר דין ובכך מכניסה "בדלת האחורית" את הדרישה להוכחת הפרה בפועל (להלן). לפיכך, יש ראשית להכריע האם ראוי להתנות הטלת אחריות בגין הפרה תורמת בהוכחת הפרה בפועל. מעבר לכך, הדרישה לצרף את המפר הישיר למפר התורם, מסכלת את הרעיון המרכזי העומד בבסיס הטלת אחריות מכוח הפרה תורמת, אחריות שתיוחד למקרים בהם יש כשל אכיפה כאמור. יתר על כן, דרישה מקדמית המחייבת צירוף נתבעים יכולה לעודד את המפר התורם להביא לשימוש נפוץ יותר של הרכיב הנמכר בכדי להביא למצב בו לא ניתן יהיה, מעשית, לתבוע את המפר הישיר ובאופן זה יוכל אף הוא לחמוק מאחריות. מענה למצדדים בדרישת הצירוף (אלו טוענים בעיקר כי בהעדר צירוף נאפשר למפר בפועל להתחמק מאחריות), ניתן למצוא באפשרות משלוח הודעת צד ג' (המפר התורם כלפי המפר הישיר). אמנם פתרון זה מטיל על המפר התורם את הנטל לאתר ולתבוע את המפר הישיר, אולם משום שהבסיס להטלת אחריות בגין הפרה תורמת מצוי בהשוואת מעמדו של המפר התורם לזה של המפר הישיר, אין הצדקה לחייב דווקא את בעל הפטנט לשאת בנטל התביעה של המפר הישיר.

עניין רב בריח סוכמו התנאים להטלת אחריות בגין הפרה תורמת:

I.        הרכיבים הנמכרים מהווים חלק מהותי מהאמצאה המוגנת.

II.     המשווק (או המציע לשווק) יודע, או בנסיבות העניין היה עליו לדעת, שהרכיבים מתאימים באופן מיוחד לקומבינציה המפרה את זכות בעל הפטנט וכי הם מיועדים לכך בפועל (נראה כי בסיפא טמון גם התנאי הנוסף. ראה להלן דיון בדרישת הפרה בפועל לעומת הפרה ישירה).

III.   חריג לאחריות הוא כאשר הרכיב הנמכר הוא מוצר בסיסי המתאים לשימוש משמעותי אחר שאינו מפר.

(1) היקף הידיעה (מבחינה תוכנית, קרי, מה על המפר התורם לדעת) - בארה"ב נפסק במספר הזדמנויות, כי יש להוכיח שהנתבע כאשר מכר את הרכיב, ידע כי זהו רכיב שיוצר או הותאם במיוחד לשימוש המפר. על כן, נדרש ידע הן על קיומו של פטנט והן על תוקפו (לא מבחינת הכשירות לפטנט, אלא מבחינת משך ההגנה הפטנטית). כאשר מפר תורם ידע על קיומו ותוקפו של פטנט, ניתן יהיה להטיל עליו חובת חקירה אקטיבית לגבי טיב כוונותיו של מי שרכש ממנו את הרכיב שהותאם במיוחד לשימוש המפר. יחד עם זאת יש לזכור, כאמור, כי כאשר מדובר ברכיב המיועד לשימוש חד פעמי או כאשר קיימים בשוק חלקי חילוף, תיקון או החלפה אינם מהווים הפרה. לעומת זאת, כאשר הרוכש התכוון לבנות מחדש או לשפץ את המוצר המוגן מדובר בהפרה.

(2) רמת הידיעה הנדרשת - האם תדרש הוכחת ידיעה בפועל מצד המפר, "עצימת עיניים", או שמא ניתן להסתפק באחריות מכוח רשלנות ובכך תורחב ההגנה על הפטנט -

בעניין רב בריח אימץ הש' אנגלרד את הנוסח האנגלי המסתפק בהוכחת ידיעותיו של אדם סביר באותן נסיבות. בעניין צחורי בדיון במחוזי נפסק כי צחורי ידעה שהכיורים אותם היא מוכרת עתידים להיות מותקנים בדרך שיש בה משום הפרת הפטנט של רגבה, שכן סיפקה חינם אמצעים להתקנתם בשיטה זו (שבלונות משופעות, אשר עד לפיתוחה של שיטת צחורי לא היה בהם כל שימוש) ועל כן "העובדה שצחורי היא החוליה היותר רחוקה בשרשרת הגורמים המובילים למבצעי המעשים המפרים, אינה פוטרת אותה מאחריות להפרת הפטנט". תוצאה זו נהפכה כאמור בערעור צחורי בבית המשפט העליון, השופט מצא נימק את אי תחולת הדוקטרינה בכך שלא הוכח כי הנתבעת ידעה ידיעה ממשית באיזו שיטה מותקנים הכיורים אותם שיווקה.

נראה כי במקרים בהם המפר התורם היה בעל רשיון שימוש בפטנט בעבר, או מתחרה של בעל הפטנט על אותו נתח שוק (כפי שהיה בעניין רב בריח ובעניין צחורי) ניתן להניח ידיעה בפועל, גם מבלי צורך בהוכחה ישירה שלה. אולם ניתוח אנליטי יבחין בין 3 סוגי פעילויות מפרות ולצד כל אחת מהן יש להוכיח יסוד נפשי מסויים כדי להצדיק הטלת אחריות בגין הפרה תורמת (לדעתי מדובר במעין מדרג של "יחס הפוך"):

(i)       כאשר הנתבע מכר רכיב שאינו מוצר בסיסי ואין לו שימוש אחר פרט למפר, ניתן להסתפק בהטלת אחריות מכוח רשלנות ("היה עליו לדעת"), שכן בנסיבות אלו אדם סביר היה מעלה על דעתו אפשרות של הפרת הפטנט כתוצאה ישירה של מעשיו.

(ii)     כאשר הנתבע מכר רכיב שאינו מוצר בסיסי אך יש לו שימוש משמעותי שאינו מפר, או כאשר רכיב הוא מוצר בסיסי אך אין לו שימוש משמעותי שאינו מפר (אמנם תת הסוג השני חמור יותר מהראשון, שהרי אין לרכיב שימוש פרט למפר ועל כן סביר להניח שהייתה כוונה לגרום להפרת הפטנט), יש להוכיח כי התעלם מהחשד לקיומה של הפרה בפועל כתוצאה ישירה של מעשיו, ועל כן ניתן להשתמש בדוקטרינת "עצימת העיניים" כתחליף להוכחת ידיעה (בייחוד במקרים מתת הסוג השני).

(iii)    כאשר הנתבע מכר רכיב שהוא מוצר בסיסי ויש לו שימוש משמעותי שאינו מפר (וככל שיש שימושים רבים יותר, יתבקש התובע להוכיח יסוד נפשי חמור יותר), יש להוכיח ידיעה בפועל על אפשרות גרימת הפרה כתוצאה ישירה של התנהגות התורם להפרה ואולי אף כוונה לגרום להפרה (סיוע או שידול היכול להילמד מאופן פרסום המוצר התורם להפרה או ממתן הוראות שימוש הגורמות להפרה).

ההבחנה בין שתי האפשרויות הטמונות בדרישה שלעיל, לא חודדה כראוי בעניין רב בריח. השאלה היא האם יש להוכיח קיומה של ההפרה בפועל (actual/in fact) כתוצאה מהתנהגות המפר התורם, או שדי בקיומו של פוטנציאל להפרה ישירה (direct) כתוצאה מהתנהגותו.

משום שקשה יותר להוכיח קיומה של הפרה בפועל, שיטה שתסתפק בהוכחת תרומה לאפשרות גרימת הפרה ישירה, ובמילים אחרות, שיטה שתסתפק בהוכחת קיומה של הפרה פוטנציאלית, תאפשר הסתמכות על ראיות נסיבתיות בלבד בכדי להוכיח הפרה צפויה (למשל כאשר לרכיב שהפיץ הנתבע אין כל שימוש פרט למפר). שיטה כזו תייתר את הצורך להוכיח כי משהו אכן רכש את הרכיב שסיפק הנתבע והשתמש בו בפועל באופן המפר את הפטנט. לעומת זאת, שיטה שתדרוש הוכחת הפרה שהושלמה בפועל "הודות לתרומתו" של הנתבע, תחייב את בעל הפטנט להוכיח באמצעות ראיות ישירות קיומה של הפרה. יתר על כן, הקושי העיקרי בדרישה להוכיח  הפרה בפועל, מתעורר עקב המצב של "כשל אכיפתי", אז נמנעות מבעל הפטנט ראיות ישירות לעניין עצם ההפרה. מאידך, נראה כי לפחות בחלק מהמקרים, אם לא תדרש הוכחת הפרה בפועל, נחשף לניצול לרעה של הפטנט מצד בעליו ולנסיונות להרחבת המונופולין שניתן לו גם על רכיבים שאינם מוגנים בפטנט. על כן, כאשר קיימים הסדרים נוספים שימנעו מבעל הפטנט לתבוע שלא בתום לב בגין הפרה תורמת (כמו האיסור על ניצול לרעה בארה"ב) ניתן יהיה אולי לוותר על דרישה זו. כמובן, לשם מניעת ניצול לרעה ניתן להשתמש בכלי של שימוש בזכות בתו"ל ובדיני ההגבלים העסקיים במקרים של הסדרים כובלים.

בעייתיות נוספת ביחס לדרישת הוכחת הפרה בפועל מתעוררת כאשר המפר התורם מייצא חלקים (נפרדים) מתוך הקומבינציה המוגנת בארצו, לחו"ל ושם נעשית הרכבתם. במקרה כזה, הפרה בפועל מתרחשת מחוץ לגבולות המדינה (וייתכן כי במדינה בה האמצאה כלל לא מוגנת בפטנט ומכאן שבעל הפטנט לעולם לא יוכל לתבוע בגין הפרה ישירה). בארה"ב מאפשרים במקרים אלו הרחבת סמכות השיפוט הבינ"ל.

הסעדים - כמו בכל תביעה בגין הפרת פטנט, גם כאן נזקו של בעל הפטנט עקב ההפרה, אינו יסוד מהותי לתביעה. לפיכך לא מתעורר קושי בויתור על דרישת הוכחה של הפרה בפועל, והסתפקות בהוכחת תרומה להפרה צפויה, לשם הוצאת צו מניעה (הפסקת פעילות החוליה האחרונה לפני הפצת הרכיב שמביא להפרת הפטנט). בעיייתי יותר לפסוק פיצוי כספי בטרם אירעה כל הפרה (במקרה של הפרה צפויה לא ניתן לחשב רווחיו של המפר התורם או לחילופין, אבדן הכנסות של בעל הפטנט).

החוק האמריקני לא דורש כי מהותיות החלק שתרם להפרה תתבטא בהכרח בכך שהוא יהווה לב ליבה של האמצאה, עיקרה או נקודת החדשנות שבה. באנגליה חלק מהותי של האמצאה, צריך להיות רכיב פיזי ומוחשי בעל משמעות פונקציונלית באמצאה (לא הוראות שימוש או רשיון שימוש). בהתאם לכך, נראה כי אם ללא אותו חלק לא תגשים האמצאה פונקציה מקורית שלה, מדובר בחלק מהותי. 

בכדי למנוע הרחבה רטרואקטיבית של היקף הפטנט בעת תביעה בגין הפרה תורמת ייתכן שלצורך בחינת מהותיות החלק, ניתן להקיש מהמבחנים הנהוגים לצורך הגדרת "עיקר האמצאה". "דוקטרינת האקוויוולנטים" (או הוארינטים), מאפשרת הטלת אחריות בגין הפרה ישירה של פטנט, גם כאשר מוצר או תהליך לא מפר מילולית את האמצאה ובלבד שניטל עיקר האמצאה. בענייננו, אין כאמור צורך כי החלק המהותי יהווה את "עיקר האמצאה", אולם שני הכלים נועדו למנוע ריקון מתוכן של הגנה פטנטית טכנית. בשני המקרים, ההפרה אינה תמיד גלויה על פניו ואולם במהות, נעשה שימוש ברכיב מהותי של האמצאה (בהפרה תורמת) או בעיקר האמצאה (במקרה של אקוויולנטים). על כן, כפי שדורשים מבעל הפטנט בתביעת הפרה רגילה להוכיח כי במועד הגשת הבקשה לרישום הפטנט, הוא סבר כי מוצר כמו זה המפר מהווה עיקר האמצאה, כך גם בתביעה בגין  הפרה תורמת, יש לדרוש מבעל הפטנט להוכיח כי במועד הגשת בקשת הרישום, הוא סבר שאותו חלק לגביו הוא טוען כעת להפרה תורמת, הינו חלק הנחוץ להגשמת הפונקציה המקורית של האמצאה.

ד. סייג לאחריות - רכיב מסחרי בסיסי/שגרתי המתאים לשימוש משמעותי אחר פרט למפר

המוכר, המשווק, היצרן.. יכול לפטור עצמו מאחריות להפרה תורמת, אם יוכיח שהרכיב אותו מכר הוא מוצר מסחרי בסיסי/שגרתי, המתאים גם לשימוש משמעותי שאינו מפר. תנאי זה מבטיח כי המונופולין שניתן לבעל הפטנט לא יורחב מעבר לגבולות שוק האמצאה המוגנת (כאשר יש לרכיב הבסיסי שימוש גם בתחום אחר, בעל הפטנט לא יוכל למנוע שיווקו).

(1) מוצר מסחרי בסיסי - בארה"ב, הגדרה זו זכתה לפרשנות מצמצמת, לפיה לא כל מוצר שהוא ב"נחלת הכלל" ("public domain"), הוא בהכרח מוצר בסיסי. על מוצר בסיסי להיות מוצר שגרתי ("ordinary")בעל זמינות ונגישות מסחרית, אינדיקציה לכך שמדובר במוצר בסיסי הן אלטרנטיבות נוספות איכותיות ויעילות לשימוש בו.

(2) נטל הוכחת קיומו של שימוש משמעותי אחר פרט למפר - מחד, מאחר שמדובר בתנאי לגיבוש העוולה, ניתן לחשוב כי הנטל על התובע להראות כי הרכיב שמספק הנתבע אינו מצרך בסיסי וכי אין לו שימוש משמעותי אחר פרט למפר. מאידך, למעשה מדובר בטענת הגנה של הנתבע בגין הפרה תורמת, ועל כן נראה כי עליו נטל ההוכחה כי מדובר במצרך בסיסי וכי יש לו שימוש משמעותי אחר שאינו מפר את הפטנט.  

(3) תנאים חלופיים או מצטברים - השאלה היא האם החריג לאחריות בגין הפרה תורמת יקום רק אם הרכיב שנמכר הינו "מוצר מדף" בעל שימוש משמעותי שאינו מפר, או שדי בהתקיימותו של אחד התנאים (או מוצר בסיסי או שאינו בסיסי אולם יש לו שימוש משמעותי שאינו מפר) - נפקות ההבחנה (וייתכן כי זוהי הבחנה תיאורטית גרידא, שכן בפרקטיקה לכל רכיב מסחרי בסיסי יימצא שימוש משמעותי לא מפר) נוגעת לגודלו של פתח המילוט מתחולת הדוקטרינה; אם נראה בתנאים, תנאים מצטברים, גדרי החריג יהיו צרים יותר וההגנה מפני הטלת אחריות בגין הפרה תורמת תהא מצומצמת. נראה כי כאשר החלק שנמכר הוא מוצר בסיסי אולם אין לו שימוש משמעותי שאינו מפר, צודק יותר להטיל אחריות בגין הפרה תורמת מאשר במצב ההפוך (החלק שמספק המפר התורם אינו מוצר בסיסי, אך יש לו שימוש משמעותי אחר שאינו מפר), שהרי אם החלק שנמכר, יוצר או הותאם במיוחד לשימוש מפר של האמצאה המוגנת, אין מקום לפטור את המוכר מאחריות בגין הפרה תורמת. מכאן שהאלמנט המרכזי המגבש את החריג לאחריות הוא זה המתייחס לקיומו של שימוש משמעותי שאינו מפר את הפטנט.

(4) פטנט על שימוש חדש בחומר ישן - במקרים בהם ניתן פטנט המנוסח בצורה המכונה "swiss form", לחומר שנמכר בהתוויה שנייה של תרופה (לאחר פקיעת הפטנט על ההתוויה הראשונה), יש שימוש משמעותי שאינו מפר. במקרים אלו, טוען בעל הפטנט להפרה תורמת של פטנט מצד מי שמייצר את החומר שנמכר (שאינו עוד מוגן בפטנט) על ידי בעל הפטנט בהתוויה השניה, כי הוא תורם להפרת הפטנט על ההתוויה השנייה. זוהי דוגמא לממשיות החשש מפני ניצול לרעה של הפטנט בידי בעליו והרחבת גבולות המונופולין מעבר לרצוי.

הרתיעה הטבעית מההכרה בדוקטרינת ההפרה התורמת יכולה להיות מוסברת על רקע החשש מפני נטיותיה האנטי תחרותיות, עמימותה והתרחבותה מעבר לתחומי ההגנה הפטנטית האופטימלית. על רקע זה יתרונה של שיטה שאינה מכירה בהפרה תורמת כעוולה, הוא ברור: ודאות משפטית ביחס לגבולות הפטנט; כל מוצר או תהליך שאינם מוגנים בפטנט, אין לגביהם מגבלה. שיטה כזו מעודדת תחרות (ייתכן כי במקרים מסויימים גם תחרות שאינה הוגנת) והתקדמות טכנולוגית. מאידך, חסרונה של שיטה כזו הוא ריקון ההגנה הפטנטית מתוכן, איבוד כוח ההרתעה כלפי מפרים פוטנציאלים וכפועל יוצא מכך, פגיעה בתמריץ להמציא.

מאת: עו"ד נילי שגיא - LLM במשפט מסחרי עם התמחות בדיני קניין רוחני