מדגמים לפי הפרקטיקה הישראלית 

מהו מדגם

מדגם הוא אלמנט עיצובי של חפץ.  זו לא לשון החוק, אלא תיאור ממצה של המושג. אחת מצורות הקניין הרוחני הינה מדגם.

דיני הפטנטים נועדו להגן על ההתקדמות ההמצאתית (non-obviousness/inventive step)  בהמצאות בתחום הטכנולוגי;

דיני זכויות יוצרים נועדו להגן על המקוריות בביטויים (originality of expression) ביצירות ספרותיות, אומנותיות, דרמטיות, מוסיקליות והקלטות;

דיני סימני המסחר נועדו להגן על המוניטין (goodwill) של יצרנים של טובין, סוחרים ונותני שירותים;

ואילו דיני המדגמים נועדו להגן על החידוש והמקוריות (novelty and originality) בעיצובים תעשיתיים.

החוק

החוק שמתייחס למדגמים הוא פקודת הפטנטים והמדגמים. בשנת 67 חוקק חוק הפטנטים שביטל את כל הסעיפים הנוגעים לפטנטים שהיו בפקודת הפטנטים והמדגמים, אולם פקודה זו נשארה בתוקף בכל הנוגע למדגמים. בנוסף יש תקנות משנת 1940 שעוסקות בפרוצדורות וכו'. כמו כן סעיף 22 לחוק זכויות יוצרים 1911 וסעיף 7 לחוק זכויות יוצרים 2007, עוסקים במדגמים.

 בפקודת הפטנטים והמדגמים נאמר:

 ''מדגם'' אין פירושו אלא קוי דמות, צורה, דוגמא או קשוט שמייחדים לכל חפץ ע''י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית; (פקודת הפטנטים והמדגמים, סעיף 2)

 ונפרט מעט:

''קווי דמות (כלומר קוויי מתאר), צורה, דוגמא או קשוט'' (כלומר אורנמנט)

''שמייחדים לכל חפץ'', כלומר שמוסיפים לחפץ על מנת שיהיה ''מיוחד''. יש לשים לב למונח ''חפץ'' שהוא אובייקט תלת-מימדי. אובייקטים דו-מימדיים, כגון ציור, מוגנים לפי חוק זכויות יוצרים.

''ע''י תהליך או אמצעי תעשייתי'', בניגוד למשל ליצירת אומנות פלסטית כמו פסל או ציור שמיוצר באופן חד פעמי.

''אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית'' מפרט את אמצעי הייצור.

''בצורה נפרדת או מחוברת'', כלומר ייצורו של האלמנט העיצובי יכול להיעשות בנפרד מתהליך ייצורו של החפץ או יחד עם ייצור החפץ.

''הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין'', על האלמנט העיצובי להיראות לעין המביטה במוצר הסופי שמגיע לצרכן וגם לתפוש / למשוך את העין.

עוד מוסיף החוק: ''אבל אין המונח כולל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית'', או במילים אחרות, החוק אינו כולל בהגדרת המדגם עיצוב המוכתב רק על ידי שיקולים פונקציונאליים, דהיינו הפעולה שמבצע החפץ.

 ואם ננסה לסכם הרי שמדגם כפי שמוגדר בחוק הוא אלמנט עיצובי של חפץ, האלמנט העיצובי תופש / מושך את העין, אינו מוגדר רק על ידי שיקולים פונקציונאליים, ומיוצר בצורה תעשייתית.

השופט ד''ר עמירם בנימיני פרש זאת במילים האות:

''סעיף 30(1) לפקודה קובע כי ניתן לרשום ''כל מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל''. מכאן שהתנאים לכשירותו של מדגם הינם כדלקמן: א) הוא חדש או מקורי; ב) הוא לא נתפרסם קודם לכן בישראל; ג) הוא כולל עיצוב חיצוני שייוחד לו בתהליך תעשייתי; ד) אותו עיצוב חיצוני בולט לעין במוצר הסופי; ה) אין מדובר במוצר שאינו בעיקרו אלא התקן מכני.'' (פ''ד חלקי מיום 26/07/2009 בת.א. 1562/04 )

דוגמאות לחפצים הניתנים להגנה באמצעות מדגם

מסגרת המכילה קישוט, חטיף הקונוס של ''אפרופו'' (כלומר קונפיגורציה תלת מימדית של דבר מזון), נעלי ''קרוקס'', ירקות ופירות, פרטי לבוש, מברשות, ריהוט, סכו''ם, צלחות (או הצורה התלת מימדים של הצלחת או הקישוט שעל גבי הצלחת), עיצובים של כלי רכב, צעצועים, ועוד.

לגבי בניינים, התוכנית הארכיטקטונית מוגנת בזכויות יוצרים, אבל ניתן להגן על צורתו החיצונית של הבניין באמצעות מדגם.

איור אינו כשיר למדגם כי זה לא חפץ. כנ''ל לגבי מצגת מחשב, סרט וכדומה.

מערכת חפצים

נשוא בקשה למדגם יכול להיות חפץ הנושא את העיצוב, או מערכת חפצים הנושאת את העיצוב.

מערכת חפצים היא קבוצה של חפצים בעלי אופי דומה, שנוהגים למכרם יחד או שמיועדים לשימוש יחד. סכו''ם וכלי שחמט הם דוגמאות למערכת חפצים. האגרה של בקשה למדגם על מערכת חפצים גבוהה מעט מהאגרה של בקשה למדגם על חפץ בודד.

פונקציונאליות

כאמור, החוק מוציא מכלל הגנת מדגם עיצובים המוכתבים רק משיקולים פונקציונאליים. כאשר יש ספק אם אלמנט המוכתב משיקולים פונקציונאליים הינו גם אלמנט עיצובי, ניתן להשתמש במבחן הבא: אם ניתן לעצב את האלמנט בצורות שונות, הרי שהאלמנט הוא גם עיצובי.

הדברים הובעו על ידי בית המשפט העליון בצורה הבאה:

 ''נמצאנו למדים שאם אפשר להשיג את המטרה התועלתית גם על-ידי שימוש בצורת מדגם אחרת, שאינה פחות יעילה, אין המטרה התועלתית שצורת מדגם באה למלאה, פוסלת את המדגם לרישום. הטעם לדבר הוא, שכאשר קיימות גם צורות אחרות להשגת המטרה התועלתית, אין עוד לומר שהצורה הוכתבה רק על ידי התפקיד, וממילא אין כאן ערבוב התחומים בין מדגם ופטנט, כי אדם אחר יכול לייצר חפץ משלו, הממלא אותו תפקיד באותה יעילות, בשינוי הצורה בלי שהמדגם הרשום יעמוד לו למכשול.''(בעניין ע''א שרנוע בע''מ ומפעלי סרן מאוחדים בע''מ נ' תנובה, פ''ד כב(1) 113)

הצהרת חידוש

המונח האנגלי להצהרת חידוש הואstatement of novelty. זכותו של מבקש המדגם להוסיף הצהרת חידוש בה הוא מסב את תשומת לב הבוחן / הציבור לאלמנטים העיצוביים של המדגם. לפעמים הבוחן דורש ממבקש בקשת המדגם להצביע על החדשנות / מקוריות של האלמנטים העיצוביים של המדגם, כלומר להמציא הצהרת חידוש.

 דוגמאות לניסוח של הצהרת חידוש:

• החידוש במדגם הוא בידית המשחק.
• החידוש במדגם הוא בקווי המתאר של הספל
• החידוש במדגם הוא בצורת המעוין של הכפתורים
• החידוש במדגם הוא המרחק בין הכפתורים

לפי גישה אחת, בשאלות הנוגעות לכשירותו של המדגם להיות רשום או בבדיקת הפרה של מדגם, נוהגים להתרכז רק בחלקים שבהצהרת החידוש. לפי גישה אחרת בוחנים את המדגם בכללותו, אבל נותנים דגש לחלק של הצהרת החידוש. כלומר, הדגש בבחינת ההפרה או החדשנות / מקוריות של מדגם הוא על האלמנטים שצוינו בהצהרת החידוש, אם היתה הצהרה כזו.

הודעת הסתלקות

הודעת הסתלקות נועדה להדגיש שמבקשה הבקשה למדגם מוותר על עיצוב של אלמנטים מסויימים במדגם. למשל, אם המדגם מכיל טקסט, ובעל המדגם אינו מעוניין שהמדגם יוגבל לטקסט הזה, הוא יכול לצרף הודעת הסתלקות בנוסח ''הרישום אינו מקנה זכויות בלעדיות לאותיות ולספרות המופיעים על החפץ נושא הבקשה''.

תנאי סף לרישומו של מדגם

על מנת לקבל הגנת מדגם, יש להגיש בקשה לרישום מדגם אצל רשם המדגמים. הרשם בודק האם המדגם עומד בדרישות החוק לרישום. להלן מספר תנאים לרישום מדגם:

''חדש או מקורי''

(לפי סעיף (1)30 לפקודת הפטנטים והמדגמים). בית המשפט העליון פירש מושגים אלה כדלקמן:

''הוראת סעיף (1)30 מסדירה את רישום המדגם. ההוראה קובעת כי חידוש או מקוריות, מהווים תנאי לרישום --- החידוש מציג דרישה לפיה המדגם צריך להראות צורה, דוגמא או קישוט בלתי מוכרים בכלל, ואילו המקוריות מדברת על דרך יישומם של אלמנטים ידועים באופן שונה מן הידוע קודם לכן באותו תחום.'' (ע''א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע''מ נ' אקרשטיין תעשיות בע''מ, פ''ד)

‎‎‎''שלא התפרסם קודם לכן בישראל''

(לפי סעיף (1)30 לפקודת הפטנטים והמדגמים). המונח ''התפרסם קודם לכן בישראל'' כפי שפורש בפרקטיקה מתכוון לכך שהמדגם התפרסם בישראל ברבים, כלומר שלציבור הרחב בישראל יש / היתה נגישות למדגם (ראה למשל החלטת הרשם לבטול מדגם 41669). כמו כן, בהחלטה של הרשם שניתנה לאחרונה, גם מדגמים שפורסמו באינטרנט כלולים בהגדרה זו, אפילו אם האתרים הם מחו''ל.

דוגמא: מאחר ועל המדגם להיות חדש או מקורי בישראל, נשאלת השאלה האם אדם יכול לקבל מדגם רשום בישראל על עיצוב של חפץ שראה בחו''ל, והוא חדש או מקורי בישראל? התשובה שלילית מאחר ואותו אדם אינו בעל המדגם גם אינו יוצר המדגם. על מנת לקבל על החפץ המעוצב מדגם רשום, היה עליו לרכוש את הזכויות מהבעל של המדגם בחו''ל.

על מגיש הבקשה להיות בעליו של המדגם

כלומר, יוצר המדגם אינו חייב להיות מגיש הבקשה. מגיש הבקשה יכול להיות גם הגוף שקנה את הזכות מהיוצר של המדגם, או ממי שהחזיק קודם בזכות זו. אם שכיר יצר את המדגם במסגרת עבודתו, המעסיק הוא בעל המדגם. אם מזמין הזמין אצל היוצר את המדגם, המזמין הוא הבעלים.

העיצוב צריך להיות ''בולט לעין''

''בולט לעין'' כלשון החוק. והכוונה היא שגם רואים אותו בעין. למשל, לא בוחנים האם להעניק עיצוב של פחית שתיה לפי איך שהפחית נראית מפנים, אלא רק לפי איך שהיא נראית מבחוץ.

העיצוב צריך להיות מושך את העין

באנגלית המונח ''מושך את העין'' הוא appeal to the eye. עם ההתפתחות של הפרקטיקה של המדגמים, התנאי ''מושך את העין'' הפך לאנלוגי לרושם שעשוי להשפיע על הצרכן, ובמקרה זה הצרכן הוא הקונה שמחליט האם לרכוש את המוצר המעוצב, ועשוי להיות מושפע מהעיצוב.

אם העיצוב אינו מושך את העין, הוא אינו כשיר לקבלת מדגם. יש לזכור שהיו מקרים של מדגמים שבוטלו בהליך משפטי לאחר שהתקבלו, שכן לא נמצא בהם דבר שמושך את העין. יתירה מזו, יש לזכור שההחלטה של רשם המדגמים להעניק הגנת מדגם לעיצוב מסוים אינה חלוטה, וניתן להפוך אותה על פיה בהליך משפטי. כמובן שהמושג מושך את העין אינו מוחלט, והוא יכול להתפרש על ידי אנשים שונים בצורה שונה. מכל מקום, ככל שהאלמנט העיצובי בולט יותר, מקורי יותר, כך חוזקו של המדגם גדול יותר. לפיכך התנאי הזה צריך להיות לנר לרגלי המבקש לקבל הגנה של מדגם.

העיצוב אינו מוכתב רק משיקולים פונקציונאליים

 למשל, העובדה שניתן להגיע בעיצובים שונים לאותה פונקציונאליות כאשר לכל עיצוב יש משיכת עין אחרת מעידה על כך שהעיצוב לא מוכתב כולו על ידי הפונקציונאליות. (החלטת הרשם בעניין בקשות לרישום מדגם 40567-40573)

המדגם מיוצר או שיש כוונה לייצרו בתהליך תעשייתי

הסבר המונח ''תהליך תעשייתי'' מובא להלן.

מהו תהליך תעשייתי

לפי תקנה 72 לתקנות המדגמים, המבחן האם תהליך מסוים הוא תעשייתי הינו מבחן מספרי. אם המדגם יוצר או שיש כוונה לייצרו ביותר מ- 50 עותקים, משמע שזה תהליך תעשייתי, פחות ממספר זה משמע שהתהליך לא תעשייתי. יש לשים לב שגם ייצור ידני יכול להיות תהליך תעשייתי.

לפי תקנה זו, תהליך תעשייתי מוגדר במקרים הבאים:

• שיכפול בלמעלה מ - 50 עותקים.
• שיכפול המדגם לוילון ניר מודפס.
• שיכפול המדגם לשטיחים, ושעווניות המיוצרות או נמכרות לפי האורך.
• שיכפול המדגם לסחורות טכסטיל נפרדות או לסחורות טכסטיל המיוצרות / נמכרות לפי האורך.
• שיכפול מדגם שהוא רקמה שאינה מלאכת יד.

דוגמא: אדם ייצר תכשיט עבור רעייתו. מאחר והוא ייצר תכשיט אחד בלבד, משמע שמדובר בייצור לא תעשייתי, ולכן העיצוב מוגן לפי דיני זכויות יוצרים, אבל לא לפי דיני המדגמים. מאחר ויצירה המוגנת בזכויות יוצרים אינה דורשת רישום במוסד של המדינה, כגון רשם המדגמים, הרי שהיוצר לא צריך לעשות פעולה כלשהי על מנת להבטיח את בעלותו על היצירה. לאחר מכן, משהעיצוב מצא חן בעיניו, הוא מכר את הזכויות על העיצוב לחברה. מאחר והחברה מתכוונת לייצר את התכשיט המעוצב במאות עותקים, כלומר ''שכפול תעשייתי'' לפי הגדרת החוק, חלים על המדגם דיני המדגמים, ולכן על החברה להגיש בקשה למדגם עוד לפני שהמדגם הוצג בציבור (כלומר, לפני שהמדגם פורסם).

מדגמים וחוקי זכויות יוצרים

סעיף 7 של חוק זכויות יוצרים 2007 קובע:

''על אף הוראות סעיף 4, לא תהא זכות יוצרים במדגם כהגדרתו בפקודת הפטנטים והמדגמים, אלא אם כן המדגם אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי; השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב מדגם כמשמש לייצור תעשייתי.''

והכוונה היא שמדגם שיש כוונה לייצרו או שמיוצר בצורה תעשייתית, אינו מוגן על פי חוק זכויות יוצרים. כלומר, אם עיצוב מסוים עונה להגדרות מדגם, הוא אינו זכאי להגנה לפי חוק זכויות יוצרים, ולכן על בעל העיצוב לפעול למען קבלת הגנת מדגם, אחרת הוא נשאר חסר הגנה, והעתקתו תהיה מותרת. המבחן במקרה זה הוא ההגדרה של תהליך תעשייתי כמוגדר בתקנה 72 לתקנות המדגמים.

כמו כן, סעיף 22 לחוק זכויות יוצרים 1911 קובע שחוק זכות יוצרים לא יחול על מדגמים הראויים להירשם כמדגמים לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, פרט למדגמים שאם אמנם ראויים הם לרישום, אינם משמשים ואינם מכוונים לשמש כמודלים או כדוגמאות המוכפלות ע''י תהליך תעשייתי.

במילים אחרות - אם עיצוב מסויים שנועד לייצור תעשייתי לא נרשם כמדגם, הוא חשוף להעתקה שכן זכויות היוצרים אינן חלות עליו.

 מבחן העין

מבחן העין הוא המבחן לבדיקת דמיון בין שני מדגמים, והעין היא עינו של הצרכן הרוכש את החפץ המעוצב. מבחן כזה יכול לבוא לצורך הבדיקה האם מדגם אחד מהווה prior art עבור מדגם שני, האם מדגם מסוים מפר מדגם רשום, וכו'.

בהחלטתו בעניין בקשות לרישום מדגם 40567-40573, ציין הרשם מספר נקודות ליישום מבחן העין, ביניהן:

• השוואת המדגם בכללותו;
• אך לעיתים די בחידוש אחד או בחיבור חדש בין רכיבים;
• העין היא הקובעת בעניין זה;
• יש להשוות את המדגמים זה לצד זה אולם במרחק מה זה מזה;
• לא די בביצוע שינויים או וריאנטים הנהוגים במסחר;
• כאשר קיים דמיון בין החפצים אך לא זהות ממש, יש לבחון האם קיים חשש שהצרכן הרלוונטי יוטעה בין המוצר המוגן לבין המוצר האחר;
• בחיפוש אחר אותם הבדלים משמעותיים יש להתייחס גם לטיבו של החפץ, ל- prior art בתחום, וכמובן לכמות המדגמים הקודמים הרשומים.

הבדלים בין מדגם לזכויות יוצרים

בזכויות יוצרים ההגנה ''חלשה'', כי היא מגנה רק מפני העתקה. לעומת זאת תקופת ההגנה היא לאורך כל חיי היוצר, ועוד 70 שנים לאחר מכן.

במדגם ההגנה יותר הרמטית, יחד עם זאת פרק הזמן של ההגנה הוא 15 שנה בלבד מיום הרישום.

למדגם יתרון נוסף, והוא שבעל המדגם הרשום יכול למנוע מאחרים לעשות שימוש במדגם דומה, לעומת זאת ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים, שני אנשים שונים יכולים להגיע לאותה יצירה, ולשניהם תהיה הגנה.

כאמור, סעיף 22 לחוק זכויות יוצרים 1911 וסעיף 7 לחוק זכויות יוצרים 2007 קובעים כי זכויות היוצרים לא יחולו על מדגם בר הגנה.

תקופת ההגנה

כאמור, ההגנה למדגם היא ל- 15 שנה מיום הגשת הבקשה למדגם: משהתקבל המדגם הוא מקבל תוקף לתקופה של 5 שנים מתאריך הגשת הבקשה.  לאחר מכן ניתן להאריך את תוקפו ל- 5 שנים נוספות, ולאחר תום תקופה זו (כלומר בתום 10 שנים) ניתן להאריך את תוקפו לעוד 5 שנים נוספות. ס''ה 15 שנים מיום הגשת הבקשה למדגם.

ניתן לחדש מדגמים באופן רטרואקטיבי לאחר פקיעתם, ובתנאי שזה נעשה לא יאוחר מ- 6 חודשים מתאריך הפקיעה.

יש להשלים את תהליך הרישום תוך שנה מיום הבחינה. אם התהליך לא נגמר תוך שנה, יש סיכוי שהמדגם לא יהיה כשיר (לפי חוזר הרשם).

אין הליך התנגדות לרישום של מדגם. מרגע שהוא קובל, ניתן להגיש בקשה לביטולו. אין תקופת הגבלה לבקשות לביטול מדגם.

לאחר 15 שנה שהמדגם היה בתוקף, ניתן לרשום אותו כסימן מסחר, שכן אם העיצוב צבר מוניטין, כלומר הציבור מזהה אותו עם היצרן, היצרן רשאי לרשום עליו סימן מסחר. הרישום כסימן מסחר מקנה לבעל העיצוב בעלות על המדגם ללא הגבלת זמן.

העילות לביטול רישום של מדגם

ניתן לבטל מדגם בכל עילה שניתן היה לשלול את רישומו מלכתחילה, כגון חוסר חדשנות / מקוריות, שהוא פורסם קודם לכן בישראל, שהוא רשום לא על שם הבעלים האמיתי של המדגם, שהמדגם מוכתב רק משיקולים פונקציונאליים, שאינו צורה או קישוט, לא מושך את העין, ועוד.

ערעור על מדגם בעילה של רישום קודם בישראל אפשר להגיש לרשם הפטנטים. ערעור על מדגם מכל סיבה קבילה שהיא, כולל רישום קודם בישראל, יש להגיש לבית המשפט המחוזי.

דין קדימה

האמנה היחידה בנושא המדגמים שישראל חתומה עליה היא אמנת פאריס. ישראל לא חתומה על אמנה כלשהי להגנה משותפת של מדגמים.

לפי אמנת פאריס, שכאמור ישראל חתומה עליה, עומדת לזכותו של מגיש בקשה למדגם חצי שנה להגשת בקשה במדינות אחרות החתומות על האמנה, כך שהתאריך לצורך חישוב חדשנות / מקוריות של המדגם ייחשב לתאריך הבקשה הראשונה (''דין קדימה'').

האינפורמציה המובאת ברשימה זו הינה כללית ולעיתים חסרה, וזאת על מנת להקל על הקוראלהתמקד בעיקר. בשום פנים ואופןהיא אינה יכולה להחליף ייעוץ מקצועי שבו היועץמקבל את מלוא הפרטים, העובדות והנסיבות הנוגעות למקרה.