בפסיקה שניתנה לאחרונה בבית המשפט העליון,[1] עמד בית המשפט על ההבדלים שביישום "המבחן המשולש" בתביעה מכוח דיני סימני המסחר ובתביעה המבוססת על עוולת גניבת העין הקבועה בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999.
פסק הדין עסק בערעור על בקשה למתן צו מניעה זמני שביקשה יבואנית תכשיר לניקוי מערכות דלק ברכב, הנושא את סימן המסחר הרשום "Gold Label" נגד חברה המשווקת תכשיר דומה הנושא את השם "Gold 55". בנוסף טענה המערערת, כי לא רק שיש בשם המוצר המתחרה כדי להטעות את ציבור הצרכנים, אלא שגם מיכל המוצר הוחלף ברבות הימים למיכל חדש הדומה עד כדי הטעיה למיכל המערערת.
בית המשפט סקר את שתי עילות התביעה העיקריות המהוות חלק מדיני הקניין הרוחני וירד לעובי הקורה שלהן, תוך שהוא מסביר את מהותה של כל עילת תביעה מחד גיסא ועומד על ההבדלים ביסודות כל אחת מהן הדרושים הוכחה.
סימן מסחר אמור ליצור זיקה בין הטובין הנושאים את סימן המסחר לבין מקורם, באופן שתיווצר הבחנה בין מוצרו של עוסק אחד לבין מוצריהם של עוסקים אחרים, תוך שהדבר מקל על הצרכנים לאתר ולרכוש את הטובין שבהם הם מעוניינים. הבחנה זו משרתת למעשה שתי מטרות: מצד אחד, ניתנת הגנה לעוסק מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שמוצריו צברו, ומצד שני נמנעת הטעייתו של הציבור בעקבות שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר. [2]
בכדי לבחון האם קיימת הפרה של סימן מסחר רשום, יש לבחון האם ישנו דמיון מטעה בין הסימן הרשום לבין הסימן המפר לכאורה. קיומו של דמיון מטעה זה נבדק על פי "המבחן המשולש":
א. מבחן המראה והצליל; ב. מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ג. ומבחן יתר נסיבות העניין.
בעת יישומו של המבחן המשולש בבחינת הפרת סימן מסחר רשום, משווים בין הסימן הרשום בשלמותו לסימן המפר לכאורה בשלמותו ובודקים האם מכלול המאפיינים של הסימנים עולה כדי דמיון מטעה. [3] הכוונה היא כי אין לבחון רק את חלקו של הסימן (כגון סוג הגופן או צבען של האותיות), כי אם את הסימן כולו על כל חלקיו.
מטרת תביעה בגין עוולת גניבת עין היא למנוע מעוסקים שונים לגרום לכך שמוצרים שהם מוכרים או שירות שהם נותנים ייחשבו בטעות על ידי הצרכן כמוצרים או שירותים של עוסק אחר. בכדי להוכיח את קיומה של עוולה זו, יש להראות כי מתקיימים שני יסודות: לתובע יש מוניטין במוצר או בשירות; וכי קיים חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי המוצר או השירות של הנתבע הינו של התובע. [4]
גם כאן, בדיקת החשש הסביר להטעיה נעשית לאור "המבחן המשולש". עם זאת, כך הבהיר והסביר בית המשפט בפסק הדין, בעוד שכאשר נבדקת הפרת סימן מסחר, מתמקדת הבחינה בהשוואה בין סימני המסחר לבדם, בבחינת עוולת גניבת העין, הבדיקה היא האם מכלול התנהלות ופעילות הנתבע עולה כדי יצירת חשש להטעיה. [5]
לפיכך, כעיקרון, ההגנה הניתנת למוצר או שירות בעקבות תביעה בגין עוולת גניבת העין היא מצומצמת יותר מאשר ההגנה הניתנת מכוח תביעה בגין הפרת סימן מסחר רשום ו/או דינים אחרים. עם זאת, "הקביעה שמושא הבחינה הוא מכלול מצגי הנתבע עשויה במקרים מסוימים להביא להרחבת ההגנה. כך יהיה במקרה בו השוואה בין רכיבי המוצרים או השירותים תלמד על דמיון מסוים בין כל רכיב ורכיב אשר בעומדו בפני עצמו אינו מעורר חשש להטעיה, אולם צירופם של כל הרכיבים יחדיו מצטבר לכדי "מסה קריטית" היוצרת חשש סביר להטעיה".[6]
בפסק הדין, יישם בית המשפט את המבחן המשולש הן בעילת הפרת סימן מסחר והן בעילת עוולת גניבת העין ומצא כי ככל שהדבר נוגע להפרת סימן המסחר של המבקשת, "השוואה של הסימן 'Gold 55' לסימן 'Gold Label' מלמדת על נקלה כי אין ביניהם דמיון מטעה". עוד קבע בית המשפט כי השימוש במילה Gold במסגרת סימן מסחר שאינו קשור לטובין העשויים מהמתכת היקרה, הינו למעשה שימוש בשם תיאורי האמור להעיד על טיבו של המוצר. שמות תיאוריים הינם שמות אשר היקף ההגנה שהם מקבלים מכוח דיני סימני המסחר הינו מצומצם ביותר. [7] לפיכך קבע בית המשפט כי כאשר משווים את שני הסימנים בשלמותם זה לזה, מגיעים למסקנה כי לא התבצעה הפרה של סימן המסחר של המבקשת.
למעשה קבע בית המשפט, כי אין די בהכללת מילה מסוימת הקיימת בסימן המסחר הרשום של המבקשת בשם המסחרי של המוצר אותו שיווקה המשיבה, במיוחד כאשר השוואת שני הסימנים בכללותם מראים באופן ברור כי הסימנים שונים ו"צבען של האותיות וצורתן אינם זהים".
כך, רואות עינינו כי יישומו של מבחן אחד על מערכות דינים שונות, יכולה להביא לקבלת תוצאות שונות. מכאן החשיבות של ידיעת הדין על בוריו בבואו של אדם לתבוע את זכויותיו בבית המשפט. תביעה בקניין רוחני שאינה מבוססת על יישום העובדות על הדינים השונים, עלולה במקרים מסוימים להסתיים בדחיית התביעה, וזאת למרות שלו היו מיושמות העובדות על מערכת דינים נוספת, היה מקבל התובע את יומו בבית המשפט.
[1] רע"א 4322/09 ש.א. פורמט סחר ושירותים (1994) בע"מ נ' א.ש. שניר בע"מ (פורסם בנבו; להלן: "פסק הדין").
[2] א.ח. זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (תשל"ג) בעמ' 1.
[3] ע"א 1123/04 Canali S.P.A נ' Canal Jean CO (פורסם בנבו), 13.1.05.
[4] ע"א 6316/03 אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ (פורסם בנבו) 1.8.07.
[5] רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450-449; ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פיסקה 16 (פורסם בנבו), 23.3.08.
[6] שם, בפסקה 4.
[7] ע"א 8981/04 אבי מלכה – "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ, (פורסם בנבו), 27.9.06.
עורך דין. מסטרנט במשפט עסקי, חבר וועדות קניין רוחני, היי-טק וזכויות בעלי חיים של לשכת עורכי הדין בישראל, עוסק בתחומי דיני הקניין הרוחני, האינטרנט והמשפט המסחרי.
שותף במשרד דרורי - וירז'נסקי - אורלנד, עורכי דין
